O CADERNO DO ADVOGADO NA ÁREA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
SUMÁRIO
1. Preâmbulo
2. Rudimentos sobre a Propriedade Intelectual
2.1.O Sistema de Patentes no Brasil
2.2. O Desenho Industrial
2.3. Marcas
2.3.1. Marcas versus Nome Empresarial
2.3.2. As ações civis fundadas em objetos da propriedade industrial
2.3.3. Direito Autoral – Lei nº 9.610/
2.3.4. Lei de Software (Lei nº 9.609/98)
3. A Importância do Processo Civil para o Advogado na área da Propriedade Intelectual: Noções de Direito, Princípios Basilares, Doutrina e Jurisprudência
4. A Importância do Processo Penal para o Advogado na área da Propriedade Intelectual: Noções de Direito, Princípios Basilares, Doutrina e Jurisprudência
5. A Importância do Direito Civil para o Advogado na área da Propriedade Intelectual: Noções de Direito Civil, Princípios
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Basilares, Doutrina e Jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor
6. A Linguagem do Advogado: Expressões Jurídicas, Palavras, Frases e Rudimentos aplicáveis com relação ao linguajar escrito e falado do advogado
7. Palavra: Veículo do Pensamento
8. Advogado: Atributos
9. A Imunidade Profissional do Advogado
10.Fraseologia Latina: para aqueles que gostam
11.Bibliografia recomendada:
. PREÂMBULO
Essa introdução ao estudo da propriedade intelectual, com enfoque no direito da propriedade industrial, colhido das mais variadas fontes doutrinárias, do direito, e da jurisprudência pertinentes, tem como finalidade propiciar ao estudante ou mesmo ao advogado que pretenda atuar nessa área, uma visão introspectiva para melhor conhecimento da Lei da Propriedade Industrial.
Os tópicos abordados consistem em dar os rudimentos sobre a propriedade intelectual, divididos em propriedade industrial (marcas, patentes, etc.) consolidado na Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e o direito do autor conforme Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
Vai mais longe ao abarcar a importância das Leis Processuais: tanto no Direito Penal e quanto no Direito Civil; e com reflexo em leis conexas: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.884/94) e Lei Antitruste -Abuso do Poder Econômico (Lei nº 8.078/90); e os acordos CUP,
Convenção de Berna, Rodada do Uruguai do GATT, OMPI, TRIPs e UPOV.
Inclui também conteúdo de caráter ético e atributivo para o bom desempenho na carreira do operador de direito que pretenda atuar nessa complexa área do direito.
As interpretações dissonantes com os julgados administrativos e dos tribunais, deve levar em conta a velocidade em que o mundo jurídico transmuta-se em virtude da aceleração no mundo virtual das novas tecnologias.
Tudo muda muito rápido, a marca hoje poderá ser até olfativa, sonora e impressa, e até sob forma de um holograma; sabe-se já de dada tecnologia criada para tal objetivo, embora não disposta para nosso sistema de direito. Os documentos estão sendo substituídos pelos chamados eletrônicos, o próprio INPI assim já o dispôs para os usuários interessados, vide www.inpi.gov.br
Mas, apesar dessa mudança veloz, os valores atributivos ao profissional de direito, como a ética, por exemplo, esses não mudarão. Creio que sempre haverá alguém que incorpore o pensamento do ilustríssimo jurista baiano, um dos expoentes de nossa cultura jurídica e literária, que quando aqui passou pela vida, abrigando causas de ricos e pobres, indicou o caminho do trabalho, com dignidade e honra, sem jamais menosprezar a profissão, infelizmente hoje tão banalizada. Suas palavras merecem reflexão:
“Na profissão em que tenho envelhecido com zelo da sua e minha honra, ninguém tem sido mais liberal dos seus serviços nos pleitos onde se deve esperar remuneração, ou em que o meu desinteresse me aconselha abrir mão dela. Ninguém tem advogado gratuitamente maiores causas. Nos róis da minha clientela gratuitos, juntamente com os nomes de miseráveis e necessitados, os de professores e jornalistas, médicos e
magistrados, deputados e senadores, funcionários e militares de todas as categorias. Mas, sendo o meu ofício o meu meio de vida, o pão da minha casa, o amparo de meus filhos, ao me seria lícito malbaratar o meu tempo, labor e saúde em benefícios dos ricos e opulentos.” (Rui Barbosa)
2. RUDIMENTOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Esse escorço histórico mostra a necessidade, e a relevância da criação da proteção internacional à propriedade intelectual.
Registros históricos relatam que na Idade Média, na França, houve licenciamento de processos industriais e de pinturas.
Também relata-se que a primeira concessão de direitos sobre uma invenção ocorreu em 1416, na República da Veneza, para construção de moinhos movidos pela força da água.
Em 1474, segundo os historiadores, surge a primeira Lei Veneziana sobre concessão de privilégio de invenção.
A Inglaterra, por seu Estatuto dos Monopólios (“Statute of Monopolies”), em 1624 foi notavelmente a primeira expressão estatutária da Lei de Patente Inglesa, a conceder o privilégio de invenção.
Nos Estados Unidos a Patent Act, de 1809, e no Brasil em 28 de janeiro do mesmo ano, por Alvará do Príncipe Regente foi criada a primeira lei sobre patentes industriais.
Outros países, no mesmo sentido de tutelar os direitos do inventor sobre a criação industrial: Holanda (1909); Áustria (1810); Rússia (1812); Espanha (1869) e Alemanha (1877).
Contudo, em Viena no ano de 1873, é que surgiu a primeira alavanca efetiva para criação de um acordo internacional para regular e disciplinar os direitos do autor. Isso foi resultante de um manifesto de expositores que se recusavam a participar de um Salão Internacional de Invenções, por
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acreditarem não haver formas de garantir que outros inventores se apropriassem de suas idéias, e obtivessem lucros com a exploração comercial em outros países.
Após debates, na incessante busca dos Estados Soberanos, por seus inventores e interessados na época, para garantir proteção às criações produzidas em seus territórios nacionais, foi estabelecida a primeira Convenção Internacional sobre Propriedade Intelectual.
Essa conhecida como a Convenção da União de Paris, de 1883, que estabeleceu a independência da concessão entre os países membros; tendo como ênfase o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros e o direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros países, signatários dessa Convenção.
A OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO – World Intellectual Property Organization), estabelecida pela convenção em Estocolmo em 1967, que entrou em vigor em 1970, tem como objetivo promover a proteção da propriedade intelectual no mundo através da cooperação entre os Estados, estimulando e induzindo a criação de novos tratados internacionais, e a modernização das legislações internas. www.wipo.int/
Destaca-se que a OMPI é uma organização intergovernamental com matriz na cidade de Genebra, Suiça, é uma das 16 (dezesseis) agências especializadas das Organizações das Nações Unidas (ONU). Composta por 180 países membros, a OMPI dedica-se constantemente a atualização e proposição de novos padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial. Os exemplos mais marcantes desta atuação são o Tratado de Cooperação nem Matéria de Patentes (PCT), o apoio ao Convênio internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV), o
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Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as negociações relativas à harmonização no campo de patentes e marcas e direito de autor. (vide ONUBR – Nações Unidas no Brasil) www.brazil.office@wipo.int
Continuando. Daí no ano de 1886 surge a Convenção da União de Berna para proteção das obras literárias e artísticas, com intuito de proteger os autores de livros, e de obras artísticas, cuja pretensão era a proteção dos direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses direitos em qualquer pais do mundo.
A Convenção de Berna estabeleceu princípios do tratamento nacional para o direito autoral, incluindo os direitos de tradução.
O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e de suas posteriores revisões, tendo sido a Revisão de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais, no âmbito do Direito Internacional Público, aplicam-se de forma mais significativa à Propriedade Intelectual:
• o Acordo TRIPs – (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade relacionados com o Comércio)1
• o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comércio)2
• OMC (Organização Mundial do Comércio)/OMPI(Organização Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenção de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista que permitiu uma flexibilização nas legislações nacionais, respeitado os princípios e conceitos gerais, de modo que cada pais membro pudesse disciplinar seu sistema de proteção.
Devido a grande dificuldade da Convenção da União de Paris (CUP) em resolver questões de fundo econômico e político, criou-se uma organização para regular o comércio internacional – o GATT (General Agreement of Trades and Tariffs). A sétima rodada do GATT, anterior a criação da OMC, realizada em Tóquio, ditou as regras para o comércio mundial, tratando de negociações de reduções tarifárias e outros acordos relativos a reduzir incidência de barreiras não tarifárias.
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio, o TRIPs (Treaty Related Aspects of Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e zelar pela observância do texto revisado do GATT, já existente, é que efetivamente incluiu nas discussões a Propriedade Intelectual nos temas relativos à liberação do comércio internacional.
Sem se aprofundar nos aspectos históricos, deve-se considerar que a Convenção de Paris foi um marco fundamental na história dos sistemas de patentes e de marcas, estabelecendo Princípios basilares:
(a) da Prioridade – estabelece a permissão para que o requerente da patente, com base no primeiro pedido depositado num dos países membros da CUP, para depositar, num prazo de 12 (doze) meses um pedido de patente em qualquer outro país membro, considerando-se este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele;
(b) da Independência – estabelece que as patentes requeridas durante o prazo de prioridade devem ser independentes, não só em relação às causas de nulidade e de caducidade, como também do ponto de vista de sua vigência;
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais, segundo o qual os estrangeiros naturais de países membros devem ter tratamento idêntico ao conferido aos nacionais do país onde for requerida a patente.
Nas negociações do GATT, foi aprovado o Acordo TRIPs, com relação ao sistema a ser adotado, se – atributivo ou declarativo, optando-se pelo direito do primeiro a depositar.
No entanto, o Brasil adotou o sistema atributivo, sem deixar de considerar aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial. Daí, uns levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou híbrido, valorando o direito do primeiro a depositar, (first-to-file ou do first-Applicant) ao primeiro a usar, ou simplesmente, primeiro inventor( first user).
O regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre os objetos de propriedade industrial: marcas, patentes, etc. presume um ato concessivo estatal, que é atributivo de direito. Esse direito exclusivo dotado pela concessão de registro, tem efeito erga omnes contra terceiros não autorizados.
Todavia, esse sistema inclui exceções que serão vistas aqui, quando no tópico das marcas, quais sejam, a marca de uso anterior de boa-fé; a marca notoriamente conhecida e o elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa.
Daí, o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depósito no INPI, aquele que deposita primeiro poderá usar, gozar, usufruir e dispor desse direito.
Já no sistema declarativo, privilegia aquele que usou primeiro, o inventor, justificando seu direito de propriedade.
Esclarece-se que pela cessão de direitos, a patente poderá ser requerida pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenção, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.4
Embora a adoção do sistema seja atributivo de direito, a doutrina tem considerado o nosso sistema como híbrido ou misto.
De qualquer forma, o sistema atributivo de direito, impõe observar as exceções do sistema declarativo, ou seja, daquele que efetivamente é o criador do objeto de propriedade industrial.
Voltando. O sistema de patentes, pela adoção do acordo TRIPs passou a regulamentar vários pontos. Entre eles: matéria patenteável (nos artigos 27,65 e 70); dos direitos conferidos (no artigo 28); do uso sem autorização do titular do direito (artigos 30 e 31); da nulidade e caducidade (artigo 32); do tempo de vigência (artigo 33) da inversão do ônus da prova em patentes relativas a processos (artigo 34); das condições exigidas do depositante de um pedido de patente (artigo 29). Esses artigos podem ser vistos originalmente no site já mencionados www.wipo.int, ou www.onu.org.br (Organização Mundial da Propriedade Industrial), traduzidos para o português.
A começar, o conceito mais apropriado, de propriedade intelectual, encontra-se na convenção da OMPI (ou WIPO) Organização Mundial da Propriedade Intelectual que conceitua como ´a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas´ (propriedade industrial mais direitos autorais, incluindo os conexos).5
Embora simples essa conceituação, basta-nos para iniciar nossos estudos.
Portanto, a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do Direito, enfeixada no Direito Comercial, visto que ainda não mereceu uma grade específica para estudos nas faculdades de direito, que trata da proteção concedida a todas as criações resultantes do espírito humano, seja de caráter científico, industrial ou artístico.
A propriedade industrial regula-se, atualmente, pela Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada Lei de Propriedade Industrial.
Confirma-se hoje, como inequívoca a posição doutrinária que defende a natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial, por meio de patentes ou marcas, como um direito de propriedade, assegurando-se ao seu titular, até mesmo a utilização de ações possessórias e eventuais benefícios decorrentes de fruição dos prazos prescricionais disciplinados na legislação cível comum.
Portanto, os direitos de propriedade industrial têm natureza real (direito de propriedade) e no artigo 5º informa que, para efeitos legais, os objetos de propriedade industrial são bens móveis.6
Assim, temos a Propriedade Industrial, como um conjunto de direitos relacionados com as atividades industriais e/ou comerciais, que inclui, entre outras, a proteção de invenções, de modelos de utilidade, de desenhos industriais e de marcas registradas, além de abarcar a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal.
Sendo o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial o órgão responsável que tem como finalidade executar as normas que regulam a propriedade industrial7, inclui-se também na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei de Propriedade Industrial, os registros de contratos de transferência de tecnologia e da franquia.
A Propriedade Industrial tem como idéia principal a proteção dos direitos inerentes às marcas, às patentes de invenção e modelos de utilidade, aos desenhos industriais, bem como a repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.
Relativamente a legislação sobre direito do autor (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) e os que lhes são conexos, trata justamente das obras intelectuais. O artigo 7º desta Lei Autoral, discerne que é considerado como ‘obras intelectuais’, passíveis de serem protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, c0nhecido ou que se invente no futuro.
Portanto, quando se fala em proteção aos direitos do autor sobre suas obras, em termos práticos: artísticas e literárias, exteriorizadas, tais como: livros, desenhos artísticos, fotografias, masks works (projeto de chips, lay out projeto de semicondutor, e outros direitos conexos, como: dos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos direitos dos produtores fonográficos, dos direitos das empresas de radiodifusão, estamos falando de ‘propriedade intelectual’.
Por isso, embora tudo seja uma criação do espírito humano, as obras surgidas do intelecto, discerne-se para efeitos legais, o que é uma criação intelectual e uma criação da propriedade industrial.
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8.
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 9
E por derradeiro, foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial, alguns tópicos que deverão ser discutidos, além das Invenções (Patentes de Invenção) e dos Modelos de Utilidade, com mais profundidade, em estudos à parte. São eles:
a) O Desenho Industrial;
b) As Marcas;
c) As Indicações geográficas;
d) A Transferência de Tecnologia e a Franquia
E ainda, por ser de interesse, em lei especial:
e) Lei de Software (Lei nº 9.609/98)
Passa-se, inicialmente, ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil.
2.1SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente? Trata-se de um privilégio temporário que o Estado concede a uma pessoa física ou jurídica pela criação de algo novo, que resulte de atividade inventiva, com aplicação industrial, suscetível de trazer benéfico à sociedade. A patente garante ao autor de invenção ou modelo de utilidade a propriedade sobre sua criação.10
Fica claro que o legislador no artigo 8º 11 estabeleceu o escopo da patente; como criação nova e original, com capacidade inventiva, suscetível de ser industrializada, trazendo benefício à sociedade.
Assim, a invenção, obra de criação industrial, deve ser protegida, levando-se em conta que:
(i) Deve ser inovadora, ou seja, não estar compreendida no chamado estado da técnica,12 ou seja, não conhecida anteriormente, quando da data de depósito do pedido no INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial ;
(ii) Resulte de atividade inventiva, o que quer dizer não seja a criação, obra do inventor, uma decorrência óbvia do estado da técnica para um especialista no assunto.13 e
(iii) Por fim, deverá ter uma utilidade aplicável industrialmente, que possa beneficiar à sociedade, suscetíveis de aplicação, seja como uma invenção ou um modelo de utilidade, que veremos adiante, de utilização ou reprodução na indústria,seja qual for. Por exemplo: indústria de manufaturados, de partes e peças e acessórios, de produtos manufaturados na indústria agrícola.
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenção é patenteável quando atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
f) Novidade – é o caráter de novo e a Lei da Propriedade Industrial define como ‘aquilo que não estiver compreendido no estado da técnica’; e estado da técnica, no artigo 11, parágrafo primeiro, como tudo ‘aquilo que é “tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição .
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior’.
g) Atividade Inventiva – é a qualidade da invenção que, sempre para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.14
Ocorrendo um efeito técnico original, novo, e que não possa ser previsível ou óbvio para um profissional do ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva.
h) Aplicação Industrial - diz-se que a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessários para a concessão de uma patente de invenção, são requeridos no caso de modelo utilitário, excetuando-se que não decorre de uma atividade, mas de um ato inventivo.
A patente de invenção deve ser dotada de uma atividade; uma criação nova e funcional, enquanto que no modelo de utilidade basta tão somente ser dotado de um ato inventivo. Ex.: sistema de engrenagem novo é uma invenção, mas a nova configuração de uma engrenagem que resultou em melhoria para o uso da engrenagem é apenas um ato inventivo. A grosso modo, diz-se: uma cadeira, uma invenção; um novo modelo de cadeira, que apresente nova forma ou disposição e envolva uma melhoria funcional no seu uso, é um modelo de utilidade.
O artigo 9º diz ser patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente uma melhoria, um aperfeiçoamento quanto ao seu uso.16
A seguir, a Lei da Propriedade Industrial dita o que não é patenteável, por não ser considerado como invenção, nem modelo de utilidade. Relaciona nos incisos do artigo 10, entre outras, as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; as concepções puramente abstratas; os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis financeiros, educativos, publicitários, de sorteios e de fiscalização; programas de computador em si. apresentação de informações; regras de jogo, técnicas e métodos operatórios, o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza. É uma lista taxativa, mas não completa, por isso, por exclusão pode-se determinar o que é uma invenção ou um modelo de utilidade.
No entanto, quanto ao requisito de novidade, há exceções relacionadas à hipótese em que a divulgação se dá no período de 12 (doze) meses que antecede o depósito do pedido, quando promovida pelo inventor, INPI ou por terceiro autorizado incisos I e II, do art. 12), ou nos casos de prioridade constantes dos artigos 16 e 17.
Nos artigos 8 a 15, a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os requisitos para a patenteabilidade.17 Vide ao pé, Lei n. 9.279/96
Por ser tratar de um privilegio temporário, as patentes de invenção têm prazo de validade.
O prazo de validade de uma patente de invenção concedida pelo Brasil é de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.18 (art.40)
Quem pode ser titular de uma patente?
No artigo 6 º da Lei da Propriedade Industrial, cuja dicção encontra-se no rodapé,19 concentra o chamado Princípio da Titularidade, “ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será conferido o direito de obter a patente”que responde a pergunta acima.
Também é um Princípio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a prioridade de uso efetivo anterior, ou seja, aquele que primeiro veio a utilizar ou depositar um pedido de patente em um país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organismo internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade.
A prioridade tem a haver com o limite temporal.
Conforme a Lei nº 9.279/96, nos artigos 16 e 17, informa que “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organismo internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade.20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa prioridade, é preciso que não decorra mais de 1(um) ano entre a data original do depósito no país de origem e os demais pedidos efetuados pelo mesmo requerente em outros países membros da Convenção de Paris.
Assim, divide-se a prioridade, conforme dispõe a Lei de Proprieedade Industrial, em:
(a) Prioridade Unionista - artigo 16, “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou organização internacional será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo”;
(b)Prioridade Interna – artigo 17, “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil,sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano”.
Os artigos 230, 231, 232 e 239 dispõem sobre os prazos necessários para que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade.
Já visto no artigo 41 com relação aos direitos conferidos ao titular da patente, fica evidente que a extensão da proteção é dada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Confere, pois, o artigo 42, ao titular da patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos.21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial é oferecer proteção ao criador intelectual. Ao inventor, com objetivo de oferecer maior proteção das patentes, como se pode observar pela norma contida no artigo 42 parágrafo 2o da Lei n. 9.279/96, visando fortalecer a proteção das patentes de processo, ao estabelecer expressamente, “ocorrerá violação de direito de patente de processo (...) quando o possuidor ou o proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente à sua concessão ou não, é regra que os direitos do titular da patente somente serão oponíveis a terceiros após a concessão do registro, relembrando que em caso de discussão sobre a legitimidade de uma patente deve girar sempre em torno do teor das reivindicações.
Ao que chamamos patenteabilidade, preferível dizer das condições intrínsecas e extrínsecas do pedido de patente para que ocorra sua concessão.
Conforme já visto acima, são condições intrínsecas do objeto de patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Vide artigo 8o da LPI, esses requisitos, merecem uma explanação mais detalhada.23.
São condições extrínsecas as que dizem respeito à formalidade do pedido, relativamente à parte administrativa, desde o requerimento, relatório descritivo; reivindicações, desenho e o resumo, incluindo-se a comprovação de pagamento da retribuição relativa ao depósito, até a conclusão do exame e decisão, deferindo-se ou não o pedido de patente.
Estão nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente – Seção I, e Das Condições do Pedido- Seção II, Do Processo e do Exame do pedido – Seção III).
Embora reconheça-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da Propriedade Industrial, de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se vazão as regras legais. Seria pura retórica, sem embasamento legal.
Conforme visto no início, a natureza jurídica dos direitos sobre os bens imateriais, deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu objeto, já que esses direitos, com suas características próprias, podem ser exauridos.
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do usucapião, exigindo-se do titular de uma patente utilização regular e tempestiva de seu objeto, sob pena de licença compulsória. Esclareça-se que hoje em dia não se utiliza mais das ações possessórias para lides judiciais, mas o sistema em si é de utilização efetiva.
Todavia, esse direito de uso efetivo pode ser esgotado. A esse esgotamento de direito dá-se o nome de exaustão de direitos.
Contudo, o esgotamento dos direitos do titular não legitima, nem autoriza, a exploração industrial por terceiros não autorizados de objetos de patentes do mesmo tipo, mas sim permite apenas que o produto colocado no mercado pelo titular possa ser livremente comercializado.
Sobre a exaustão de direitos tem suscitado discussões quanto ao aspecto da proteção de bens imateriais. Quando se exaure esses direitos? Atinge também outros países? E a importação paralela ou também chamada de exaustão internacional de direitos?
São questões importantes não incluídas em texto de lei, em especial no que concerne ao Princípio da Territorialidade das Leis.
De fato, é regra universal de direito internacional, referente à soberania das nações e autodeterminação dos povos, o reconhecimento da existência de um direito, assim como a regulamentação do seu exercício, bem como a sua imposição deve restringir-se ao território sobre o qual dado Estado exerce soberania.
Observe-se, no entanto, que os direitos conferidos pela patente, conforme artigo 42, não se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
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interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento. É o que diz o inciso IV, do artigo 43, da Lei da Propriedade Industrial. 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que não basta ser o titular da patente, ou mesmo autorizado por licença ou cessão de direitos, para usufruir desses direitos, o objeto ou produto da patente deve ser explorado industrialmente.
O dever de explorar o objeto da patente é uma obrigação. Essa obrigação é um requisito essencial em quase todos os países, para que sejam conferidos ao titular os direitos desse privilégio de invenção, de modo a estimular a efetiva industrialização dos processos e dos produtos patenteados naquele país.
No caso de não utilização efetiva do objeto patentário, cujo ônus de provar é do titular da patente, dois são os mecanismos básicos poderão ser utilizados: a licença compulsória e a caducidade.
De qualquer forma, o critério para avaliação de exploração efetiva ou não, do objeto da patente, é analisado, a observância legal, caso a caso, pelo INPI, como autoridade competente para uma avaliação, se houve ou não exploração industrial.
O que o titular da patente ou seu procurador deverá conhecer bem qual a proteção conferida por sua patente.
Além daquilo que já exposto anteriormente, recapitulemos sobre os direitos conferidos ao titular da patente, quanto à proteção, será determinada pelo teor das reivindicações e que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. São especificamente direitos do titular. Vide artigos 41 e 42.
E mais ainda, no parágrafo 1o , ao titular da patente é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
É quase obrigatório que esses direitos sejam exercidos contra terceiros após a concessão do registro. Não por miúdo vê-se ações judiciais fundadas em apenas um pedido de patente protocolizado no INPI, que ainda não sofreu exame e deferimento para sua concessão. Nesse caso, podemos dizer que somente são oponíveis a terceiros as patentes concedidas, por certificado de registro de patente. O simples pedido é um requerimento sujeito ao exame do INPI, podendo ser deferido ou não, daí nasce apenas uma expectativa de direito.
No entanto, casos há em que mesmo um Pedido de Patente pode ser oponível a terceiro, quando em caso de flagrante ocorrência de concorrência desleal, com aproveitamento parasitário da fama alheia, com comprovada contrafação, ou seja, a reprodução indevida do objeto patentário.
Nesse entendimento vencido pela maioria, alguns poucos Tribunais dão como procedentes ações versadas em pedido de patente. A maioria dos Tribunais, na casuística, entende que ‘o simples depósito do pedido de
patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito’.25
A invenção é patenteável quando atendido os requisitos intrínsecos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (artigo 8º) e aqueles extrínsecos quanto à formalização ditadas na Lei de Propriedade Industrial.
Com relação à novidade, merece análise especial, por ser entendido como ‘tudo aquilo que não se acha compreendido no estado da técnica’. Estado da técnica, como visto antes, é ‘aquilo que é tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior’.
No entanto, ocorre as exceções a considerar.
Essas exceções relacionam-se à hipótese de divulgação anterior do objeto da invenção, pelo inventor, por terceiro autorizado ou ainda pelo próprio INPI, ao pedido de patente, no período de 12 (doze) meses, e ou nos casos de prioridade.26
UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
SUMÁRIO
1. Preâmbulo
2. Rudimentos sobre a Propriedade Intelectual
2.1.O Sistema de Patentes no Brasil
2.2. O Desenho Industrial
2.3. Marcas
2.3.1. Marcas versus Nome Empresarial
2.3.2. As ações civis fundadas em objetos da propriedade industrial
2.3.3. Direito Autoral – Lei nº 9.610/
2.3.4. Lei de Software (Lei nº 9.609/98)
3. A Importância do Processo Civil para o Advogado na área da Propriedade Intelectual: Noções de Direito, Princípios Basilares, Doutrina e Jurisprudência
4. A Importância do Processo Penal para o Advogado na área da Propriedade Intelectual: Noções de Direito, Princípios Basilares, Doutrina e Jurisprudência
5. A Importância do Direito Civil para o Advogado na área da Propriedade Intelectual: Noções de Direito Civil, Princípios
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Basilares, Doutrina e Jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor
6. A Linguagem do Advogado: Expressões Jurídicas, Palavras, Frases e Rudimentos aplicáveis com relação ao linguajar escrito e falado do advogado
7. Palavra: Veículo do Pensamento
8. Advogado: Atributos
9. A Imunidade Profissional do Advogado
10.Fraseologia Latina: para aqueles que gostam
11.Bibliografia recomendada:
. PREÂMBULO
Essa introdução ao estudo da propriedade intelectual, com enfoque no direito da propriedade industrial, colhido das mais variadas fontes doutrinárias, do direito, e da jurisprudência pertinentes, tem como finalidade propiciar ao estudante ou mesmo ao advogado que pretenda atuar nessa área, uma visão introspectiva para melhor conhecimento da Lei da Propriedade Industrial.
Os tópicos abordados consistem em dar os rudimentos sobre a propriedade intelectual, divididos em propriedade industrial (marcas, patentes, etc.) consolidado na Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e o direito do autor conforme Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
Vai mais longe ao abarcar a importância das Leis Processuais: tanto no Direito Penal e quanto no Direito Civil; e com reflexo em leis conexas: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.884/94) e Lei Antitruste -Abuso do Poder Econômico (Lei nº 8.078/90); e os acordos CUP,
Convenção de Berna, Rodada do Uruguai do GATT, OMPI, TRIPs e UPOV.
Inclui também conteúdo de caráter ético e atributivo para o bom desempenho na carreira do operador de direito que pretenda atuar nessa complexa área do direito.
As interpretações dissonantes com os julgados administrativos e dos tribunais, deve levar em conta a velocidade em que o mundo jurídico transmuta-se em virtude da aceleração no mundo virtual das novas tecnologias.
Tudo muda muito rápido, a marca hoje poderá ser até olfativa, sonora e impressa, e até sob forma de um holograma; sabe-se já de dada tecnologia criada para tal objetivo, embora não disposta para nosso sistema de direito. Os documentos estão sendo substituídos pelos chamados eletrônicos, o próprio INPI assim já o dispôs para os usuários interessados, vide www.inpi.gov.br
Mas, apesar dessa mudança veloz, os valores atributivos ao profissional de direito, como a ética, por exemplo, esses não mudarão. Creio que sempre haverá alguém que incorpore o pensamento do ilustríssimo jurista baiano, um dos expoentes de nossa cultura jurídica e literária, que quando aqui passou pela vida, abrigando causas de ricos e pobres, indicou o caminho do trabalho, com dignidade e honra, sem jamais menosprezar a profissão, infelizmente hoje tão banalizada. Suas palavras merecem reflexão:
“Na profissão em que tenho envelhecido com zelo da sua e minha honra, ninguém tem sido mais liberal dos seus serviços nos pleitos onde se deve esperar remuneração, ou em que o meu desinteresse me aconselha abrir mão dela. Ninguém tem advogado gratuitamente maiores causas. Nos róis da minha clientela gratuitos, juntamente com os nomes de miseráveis e necessitados, os de professores e jornalistas, médicos e
magistrados, deputados e senadores, funcionários e militares de todas as categorias. Mas, sendo o meu ofício o meu meio de vida, o pão da minha casa, o amparo de meus filhos, ao me seria lícito malbaratar o meu tempo, labor e saúde em benefícios dos ricos e opulentos.” (Rui Barbosa)
2. RUDIMENTOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Esse escorço histórico mostra a necessidade, e a relevância da criação da proteção internacional à propriedade intelectual.
Registros históricos relatam que na Idade Média, na França, houve licenciamento de processos industriais e de pinturas.
Também relata-se que a primeira concessão de direitos sobre uma invenção ocorreu em 1416, na República da Veneza, para construção de moinhos movidos pela força da água.
Em 1474, segundo os historiadores, surge a primeira Lei Veneziana sobre concessão de privilégio de invenção.
A Inglaterra, por seu Estatuto dos Monopólios (“Statute of Monopolies”), em 1624 foi notavelmente a primeira expressão estatutária da Lei de Patente Inglesa, a conceder o privilégio de invenção.
Nos Estados Unidos a Patent Act, de 1809, e no Brasil em 28 de janeiro do mesmo ano, por Alvará do Príncipe Regente foi criada a primeira lei sobre patentes industriais.
Outros países, no mesmo sentido de tutelar os direitos do inventor sobre a criação industrial: Holanda (1909); Áustria (1810); Rússia (1812); Espanha (1869) e Alemanha (1877).
Contudo, em Viena no ano de 1873, é que surgiu a primeira alavanca efetiva para criação de um acordo internacional para regular e disciplinar os direitos do autor. Isso foi resultante de um manifesto de expositores que se recusavam a participar de um Salão Internacional de Invenções, por
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acreditarem não haver formas de garantir que outros inventores se apropriassem de suas idéias, e obtivessem lucros com a exploração comercial em outros países.
Após debates, na incessante busca dos Estados Soberanos, por seus inventores e interessados na época, para garantir proteção às criações produzidas em seus territórios nacionais, foi estabelecida a primeira Convenção Internacional sobre Propriedade Intelectual.
Essa conhecida como a Convenção da União de Paris, de 1883, que estabeleceu a independência da concessão entre os países membros; tendo como ênfase o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros e o direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros países, signatários dessa Convenção.
A OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou (WIPO – World Intellectual Property Organization), estabelecida pela convenção em Estocolmo em 1967, que entrou em vigor em 1970, tem como objetivo promover a proteção da propriedade intelectual no mundo através da cooperação entre os Estados, estimulando e induzindo a criação de novos tratados internacionais, e a modernização das legislações internas. www.wipo.int/
Destaca-se que a OMPI é uma organização intergovernamental com matriz na cidade de Genebra, Suiça, é uma das 16 (dezesseis) agências especializadas das Organizações das Nações Unidas (ONU). Composta por 180 países membros, a OMPI dedica-se constantemente a atualização e proposição de novos padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial. Os exemplos mais marcantes desta atuação são o Tratado de Cooperação nem Matéria de Patentes (PCT), o apoio ao Convênio internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV), o
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Protocolo de Madrid para o registro internacional de marcas e as negociações relativas à harmonização no campo de patentes e marcas e direito de autor. (vide ONUBR – Nações Unidas no Brasil) www.brazil.office@wipo.int
Continuando. Daí no ano de 1886 surge a Convenção da União de Berna para proteção das obras literárias e artísticas, com intuito de proteger os autores de livros, e de obras artísticas, cuja pretensão era a proteção dos direitos individuais para os autores e investidores pudessem usufruir desses direitos em qualquer pais do mundo.
A Convenção de Berna estabeleceu princípios do tratamento nacional para o direito autoral, incluindo os direitos de tradução.
O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e de suas posteriores revisões, tendo sido a Revisão de Estocolmo de 1967 promulgada pelo Decreto de 08 de abril de 1975
Dos acordos internacionais, no âmbito do Direito Internacional Público, aplicam-se de forma mais significativa à Propriedade Intelectual:
• o Acordo TRIPs – (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade relacionados com o Comércio)1
• o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comércio)2
• OMC (Organização Mundial do Comércio)/OMPI(Organização Mundial da Propriedade Intelectual)3
A Convenção de Paris veio a ser o acordo mais significativo tendo em vista que permitiu uma flexibilização nas legislações nacionais, respeitado os princípios e conceitos gerais, de modo que cada pais membro pudesse disciplinar seu sistema de proteção.
Devido a grande dificuldade da Convenção da União de Paris (CUP) em resolver questões de fundo econômico e político, criou-se uma organização para regular o comércio internacional – o GATT (General Agreement of Trades and Tariffs). A sétima rodada do GATT, anterior a criação da OMC, realizada em Tóquio, ditou as regras para o comércio mundial, tratando de negociações de reduções tarifárias e outros acordos relativos a reduzir incidência de barreiras não tarifárias.
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio, o TRIPs (Treaty Related Aspects of Intellectual Property) foi implementado com o objetivo de supervisionar e zelar pela observância do texto revisado do GATT, já existente, é que efetivamente incluiu nas discussões a Propriedade Intelectual nos temas relativos à liberação do comércio internacional.
Sem se aprofundar nos aspectos históricos, deve-se considerar que a Convenção de Paris foi um marco fundamental na história dos sistemas de patentes e de marcas, estabelecendo Princípios basilares:
(a) da Prioridade – estabelece a permissão para que o requerente da patente, com base no primeiro pedido depositado num dos países membros da CUP, para depositar, num prazo de 12 (doze) meses um pedido de patente em qualquer outro país membro, considerando-se este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele;
(b) da Independência – estabelece que as patentes requeridas durante o prazo de prioridade devem ser independentes, não só em relação às causas de nulidade e de caducidade, como também do ponto de vista de sua vigência;
(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais, segundo o qual os estrangeiros naturais de países membros devem ter tratamento idêntico ao conferido aos nacionais do país onde for requerida a patente.
Nas negociações do GATT, foi aprovado o Acordo TRIPs, com relação ao sistema a ser adotado, se – atributivo ou declarativo, optando-se pelo direito do primeiro a depositar.
No entanto, o Brasil adotou o sistema atributivo, sem deixar de considerar aquele que efetivamente criou o objeto da propriedade industrial. Daí, uns levantam a tese de que o sistema adotado pelo Brasil era misto ou híbrido, valorando o direito do primeiro a depositar, (first-to-file ou do first-Applicant) ao primeiro a usar, ou simplesmente, primeiro inventor( first user).
O regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre os objetos de propriedade industrial: marcas, patentes, etc. presume um ato concessivo estatal, que é atributivo de direito. Esse direito exclusivo dotado pela concessão de registro, tem efeito erga omnes contra terceiros não autorizados.
Todavia, esse sistema inclui exceções que serão vistas aqui, quando no tópico das marcas, quais sejam, a marca de uso anterior de boa-fé; a marca notoriamente conhecida e o elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa.
Daí, o sistema atributivo estabelecer como prioridade a data de depósito no INPI, aquele que deposita primeiro poderá usar, gozar, usufruir e dispor desse direito.
Já no sistema declarativo, privilegia aquele que usou primeiro, o inventor, justificando seu direito de propriedade.
Esclarece-se que pela cessão de direitos, a patente poderá ser requerida pelos herdeiros ou sucessores do autor da invenção, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.4
Embora a adoção do sistema seja atributivo de direito, a doutrina tem considerado o nosso sistema como híbrido ou misto.
De qualquer forma, o sistema atributivo de direito, impõe observar as exceções do sistema declarativo, ou seja, daquele que efetivamente é o criador do objeto de propriedade industrial.
Voltando. O sistema de patentes, pela adoção do acordo TRIPs passou a regulamentar vários pontos. Entre eles: matéria patenteável (nos artigos 27,65 e 70); dos direitos conferidos (no artigo 28); do uso sem autorização do titular do direito (artigos 30 e 31); da nulidade e caducidade (artigo 32); do tempo de vigência (artigo 33) da inversão do ônus da prova em patentes relativas a processos (artigo 34); das condições exigidas do depositante de um pedido de patente (artigo 29). Esses artigos podem ser vistos originalmente no site já mencionados www.wipo.int, ou www.onu.org.br (Organização Mundial da Propriedade Industrial), traduzidos para o português.
A começar, o conceito mais apropriado, de propriedade intelectual, encontra-se na convenção da OMPI (ou WIPO) Organização Mundial da Propriedade Intelectual que conceitua como ´a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas´ (propriedade industrial mais direitos autorais, incluindo os conexos).5
Embora simples essa conceituação, basta-nos para iniciar nossos estudos.
Portanto, a Propriedade Intelectual pode ser tratada como um ramo do Direito, enfeixada no Direito Comercial, visto que ainda não mereceu uma grade específica para estudos nas faculdades de direito, que trata da proteção concedida a todas as criações resultantes do espírito humano, seja de caráter científico, industrial ou artístico.
A propriedade industrial regula-se, atualmente, pela Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada Lei de Propriedade Industrial.
Confirma-se hoje, como inequívoca a posição doutrinária que defende a natureza dos direitos sobre os bens protegidos pela propriedade industrial, por meio de patentes ou marcas, como um direito de propriedade, assegurando-se ao seu titular, até mesmo a utilização de ações possessórias e eventuais benefícios decorrentes de fruição dos prazos prescricionais disciplinados na legislação cível comum.
Portanto, os direitos de propriedade industrial têm natureza real (direito de propriedade) e no artigo 5º informa que, para efeitos legais, os objetos de propriedade industrial são bens móveis.6
Assim, temos a Propriedade Industrial, como um conjunto de direitos relacionados com as atividades industriais e/ou comerciais, que inclui, entre outras, a proteção de invenções, de modelos de utilidade, de desenhos industriais e de marcas registradas, além de abarcar a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal.
Sendo o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial o órgão responsável que tem como finalidade executar as normas que regulam a propriedade industrial7, inclui-se também na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei de Propriedade Industrial, os registros de contratos de transferência de tecnologia e da franquia.
A Propriedade Industrial tem como idéia principal a proteção dos direitos inerentes às marcas, às patentes de invenção e modelos de utilidade, aos desenhos industriais, bem como a repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.
Relativamente a legislação sobre direito do autor (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998) e os que lhes são conexos, trata justamente das obras intelectuais. O artigo 7º desta Lei Autoral, discerne que é considerado como ‘obras intelectuais’, passíveis de serem protegidas, as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, c0nhecido ou que se invente no futuro.
Portanto, quando se fala em proteção aos direitos do autor sobre suas obras, em termos práticos: artísticas e literárias, exteriorizadas, tais como: livros, desenhos artísticos, fotografias, masks works (projeto de chips, lay out projeto de semicondutor, e outros direitos conexos, como: dos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos direitos dos produtores fonográficos, dos direitos das empresas de radiodifusão, estamos falando de ‘propriedade intelectual’.
Por isso, embora tudo seja uma criação do espírito humano, as obras surgidas do intelecto, discerne-se para efeitos legais, o que é uma criação intelectual e uma criação da propriedade industrial.
O legislador resumiu quais seriam os objetos da propriedade industrial 8.
E os objetos da propriedade industrial devem ser considerados segundo seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 9
E por derradeiro, foram inseridos na Lei de Propriedade Industrial, alguns tópicos que deverão ser discutidos, além das Invenções (Patentes de Invenção) e dos Modelos de Utilidade, com mais profundidade, em estudos à parte. São eles:
a) O Desenho Industrial;
b) As Marcas;
c) As Indicações geográficas;
d) A Transferência de Tecnologia e a Franquia
E ainda, por ser de interesse, em lei especial:
e) Lei de Software (Lei nº 9.609/98)
Passa-se, inicialmente, ao estudo do Sistema de Patentes no Brasil.
2.1SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL
O que vem a ser uma patente? Trata-se de um privilégio temporário que o Estado concede a uma pessoa física ou jurídica pela criação de algo novo, que resulte de atividade inventiva, com aplicação industrial, suscetível de trazer benéfico à sociedade. A patente garante ao autor de invenção ou modelo de utilidade a propriedade sobre sua criação.10
Fica claro que o legislador no artigo 8º 11 estabeleceu o escopo da patente; como criação nova e original, com capacidade inventiva, suscetível de ser industrializada, trazendo benefício à sociedade.
Assim, a invenção, obra de criação industrial, deve ser protegida, levando-se em conta que:
(i) Deve ser inovadora, ou seja, não estar compreendida no chamado estado da técnica,12 ou seja, não conhecida anteriormente, quando da data de depósito do pedido no INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial ;
(ii) Resulte de atividade inventiva, o que quer dizer não seja a criação, obra do inventor, uma decorrência óbvia do estado da técnica para um especialista no assunto.13 e
(iii) Por fim, deverá ter uma utilidade aplicável industrialmente, que possa beneficiar à sociedade, suscetíveis de aplicação, seja como uma invenção ou um modelo de utilidade, que veremos adiante, de utilização ou reprodução na indústria,seja qual for. Por exemplo: indústria de manufaturados, de partes e peças e acessórios, de produtos manufaturados na indústria agrícola.
Pode-se dizer tranquilamente que uma invenção é patenteável quando atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
f) Novidade – é o caráter de novo e a Lei da Propriedade Industrial define como ‘aquilo que não estiver compreendido no estado da técnica’; e estado da técnica, no artigo 11, parágrafo primeiro, como tudo ‘aquilo que é “tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição .
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior’.
g) Atividade Inventiva – é a qualidade da invenção que, sempre para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.14
Ocorrendo um efeito técnico original, novo, e que não possa ser previsível ou óbvio para um profissional do ramo caracteriza-se como uma atividade inventiva.
h) Aplicação Industrial - diz-se que a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.15
Os mesmos requisitos acima mencionados necessários para a concessão de uma patente de invenção, são requeridos no caso de modelo utilitário, excetuando-se que não decorre de uma atividade, mas de um ato inventivo.
A patente de invenção deve ser dotada de uma atividade; uma criação nova e funcional, enquanto que no modelo de utilidade basta tão somente ser dotado de um ato inventivo. Ex.: sistema de engrenagem novo é uma invenção, mas a nova configuração de uma engrenagem que resultou em melhoria para o uso da engrenagem é apenas um ato inventivo. A grosso modo, diz-se: uma cadeira, uma invenção; um novo modelo de cadeira, que apresente nova forma ou disposição e envolva uma melhoria funcional no seu uso, é um modelo de utilidade.
O artigo 9º diz ser patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente uma melhoria, um aperfeiçoamento quanto ao seu uso.16
A seguir, a Lei da Propriedade Industrial dita o que não é patenteável, por não ser considerado como invenção, nem modelo de utilidade. Relaciona nos incisos do artigo 10, entre outras, as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; as concepções puramente abstratas; os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis financeiros, educativos, publicitários, de sorteios e de fiscalização; programas de computador em si. apresentação de informações; regras de jogo, técnicas e métodos operatórios, o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza. É uma lista taxativa, mas não completa, por isso, por exclusão pode-se determinar o que é uma invenção ou um modelo de utilidade.
No entanto, quanto ao requisito de novidade, há exceções relacionadas à hipótese em que a divulgação se dá no período de 12 (doze) meses que antecede o depósito do pedido, quando promovida pelo inventor, INPI ou por terceiro autorizado incisos I e II, do art. 12), ou nos casos de prioridade constantes dos artigos 16 e 17.
Nos artigos 8 a 15, a Lei da Propriedade Industrial estabelecem os requisitos para a patenteabilidade.17 Vide ao pé, Lei n. 9.279/96
Por ser tratar de um privilegio temporário, as patentes de invenção têm prazo de validade.
O prazo de validade de uma patente de invenção concedida pelo Brasil é de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.18 (art.40)
Quem pode ser titular de uma patente?
No artigo 6 º da Lei da Propriedade Industrial, cuja dicção encontra-se no rodapé,19 concentra o chamado Princípio da Titularidade, “ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será conferido o direito de obter a patente”que responde a pergunta acima.
Também é um Princípio basilar na Propriedade Industrial estabelecer a prioridade de uso efetivo anterior, ou seja, aquele que primeiro veio a utilizar ou depositar um pedido de patente em um país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organismo internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade.
A prioridade tem a haver com o limite temporal.
Conforme a Lei nº 9.279/96, nos artigos 16 e 17, informa que “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organismo internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade.20
Para que um titular de pedido de patente possa alegar e comprovar essa prioridade, é preciso que não decorra mais de 1(um) ano entre a data original do depósito no país de origem e os demais pedidos efetuados pelo mesmo requerente em outros países membros da Convenção de Paris.
Assim, divide-se a prioridade, conforme dispõe a Lei de Proprieedade Industrial, em:
(a) Prioridade Unionista - artigo 16, “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou organização internacional será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo”;
(b)Prioridade Interna – artigo 17, “o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil,sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano”.
Os artigos 230, 231, 232 e 239 dispõem sobre os prazos necessários para que as patentes possam se beneficiar do direito de prioridade.
Já visto no artigo 41 com relação aos direitos conferidos ao titular da patente, fica evidente que a extensão da proteção é dada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Confere, pois, o artigo 42, ao titular da patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos.21
A mens legis da Lei da Propriedade Industrial é oferecer proteção ao criador intelectual. Ao inventor, com objetivo de oferecer maior proteção das patentes, como se pode observar pela norma contida no artigo 42 parágrafo 2o da Lei n. 9.279/96, visando fortalecer a proteção das patentes de processo, ao estabelecer expressamente, “ocorrerá violação de direito de patente de processo (...) quando o possuidor ou o proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”22
Em virtude do processo administrativo que conduz o pedido de patente à sua concessão ou não, é regra que os direitos do titular da patente somente serão oponíveis a terceiros após a concessão do registro, relembrando que em caso de discussão sobre a legitimidade de uma patente deve girar sempre em torno do teor das reivindicações.
Ao que chamamos patenteabilidade, preferível dizer das condições intrínsecas e extrínsecas do pedido de patente para que ocorra sua concessão.
Conforme já visto acima, são condições intrínsecas do objeto de patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Vide artigo 8o da LPI, esses requisitos, merecem uma explanação mais detalhada.23.
São condições extrínsecas as que dizem respeito à formalidade do pedido, relativamente à parte administrativa, desde o requerimento, relatório descritivo; reivindicações, desenho e o resumo, incluindo-se a comprovação de pagamento da retribuição relativa ao depósito, até a conclusão do exame e decisão, deferindo-se ou não o pedido de patente.
Estão nos artigos 19 a 37 (Do Pedido de Patente – Seção I, e Das Condições do Pedido- Seção II, Do Processo e do Exame do pedido – Seção III).
Embora reconheça-se fastidiosa a leitura com base nos artigos da Lei da Propriedade Industrial, de nada vale apenas passar a doutrina sem dar-se vazão as regras legais. Seria pura retórica, sem embasamento legal.
Conforme visto no início, a natureza jurídica dos direitos sobre os bens imateriais, deve ser considerada em virtude da intangibilidade de seu objeto, já que esses direitos, com suas características próprias, podem ser exauridos.
Isso porque o legislador previu a possibilidade de adotar o sistema do usucapião, exigindo-se do titular de uma patente utilização regular e tempestiva de seu objeto, sob pena de licença compulsória. Esclareça-se que hoje em dia não se utiliza mais das ações possessórias para lides judiciais, mas o sistema em si é de utilização efetiva.
Todavia, esse direito de uso efetivo pode ser esgotado. A esse esgotamento de direito dá-se o nome de exaustão de direitos.
Contudo, o esgotamento dos direitos do titular não legitima, nem autoriza, a exploração industrial por terceiros não autorizados de objetos de patentes do mesmo tipo, mas sim permite apenas que o produto colocado no mercado pelo titular possa ser livremente comercializado.
Sobre a exaustão de direitos tem suscitado discussões quanto ao aspecto da proteção de bens imateriais. Quando se exaure esses direitos? Atinge também outros países? E a importação paralela ou também chamada de exaustão internacional de direitos?
São questões importantes não incluídas em texto de lei, em especial no que concerne ao Princípio da Territorialidade das Leis.
De fato, é regra universal de direito internacional, referente à soberania das nações e autodeterminação dos povos, o reconhecimento da existência de um direito, assim como a regulamentação do seu exercício, bem como a sua imposição deve restringir-se ao território sobre o qual dado Estado exerce soberania.
Observe-se, no entanto, que os direitos conferidos pela patente, conforme artigo 42, não se aplicam no caso de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
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interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento. É o que diz o inciso IV, do artigo 43, da Lei da Propriedade Industrial. 24
Fica claro na Lei da Propriedade Industrial que não basta ser o titular da patente, ou mesmo autorizado por licença ou cessão de direitos, para usufruir desses direitos, o objeto ou produto da patente deve ser explorado industrialmente.
O dever de explorar o objeto da patente é uma obrigação. Essa obrigação é um requisito essencial em quase todos os países, para que sejam conferidos ao titular os direitos desse privilégio de invenção, de modo a estimular a efetiva industrialização dos processos e dos produtos patenteados naquele país.
No caso de não utilização efetiva do objeto patentário, cujo ônus de provar é do titular da patente, dois são os mecanismos básicos poderão ser utilizados: a licença compulsória e a caducidade.
De qualquer forma, o critério para avaliação de exploração efetiva ou não, do objeto da patente, é analisado, a observância legal, caso a caso, pelo INPI, como autoridade competente para uma avaliação, se houve ou não exploração industrial.
O que o titular da patente ou seu procurador deverá conhecer bem qual a proteção conferida por sua patente.
Além daquilo que já exposto anteriormente, recapitulemos sobre os direitos conferidos ao titular da patente, quanto à proteção, será determinada pelo teor das reivindicações e que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. São especificamente direitos do titular. Vide artigos 41 e 42.
E mais ainda, no parágrafo 1o , ao titular da patente é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
É quase obrigatório que esses direitos sejam exercidos contra terceiros após a concessão do registro. Não por miúdo vê-se ações judiciais fundadas em apenas um pedido de patente protocolizado no INPI, que ainda não sofreu exame e deferimento para sua concessão. Nesse caso, podemos dizer que somente são oponíveis a terceiros as patentes concedidas, por certificado de registro de patente. O simples pedido é um requerimento sujeito ao exame do INPI, podendo ser deferido ou não, daí nasce apenas uma expectativa de direito.
No entanto, casos há em que mesmo um Pedido de Patente pode ser oponível a terceiro, quando em caso de flagrante ocorrência de concorrência desleal, com aproveitamento parasitário da fama alheia, com comprovada contrafação, ou seja, a reprodução indevida do objeto patentário.
Nesse entendimento vencido pela maioria, alguns poucos Tribunais dão como procedentes ações versadas em pedido de patente. A maioria dos Tribunais, na casuística, entende que ‘o simples depósito do pedido de
patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito’.25
A invenção é patenteável quando atendido os requisitos intrínsecos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (artigo 8º) e aqueles extrínsecos quanto à formalização ditadas na Lei de Propriedade Industrial.
Com relação à novidade, merece análise especial, por ser entendido como ‘tudo aquilo que não se acha compreendido no estado da técnica’. Estado da técnica, como visto antes, é ‘aquilo que é tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior’.
No entanto, ocorre as exceções a considerar.
Essas exceções relacionam-se à hipótese de divulgação anterior do objeto da invenção, pelo inventor, por terceiro autorizado ou ainda pelo próprio INPI, ao pedido de patente, no período de 12 (doze) meses, e ou nos casos de prioridade.26
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