O QUE VEM A SER DIREITO DE IMAGEM?

A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCAS E PATENTES NO

BRASIL PARA A PROTEÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

1.     INTRODUÇÃO - BREVE HISTÓRICO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS E PATENTES

2.     O SISTEMA DE PATENTES

3.     O SISTEMA DE MARCAS

4.     NOME DE EMPRESA VERSUS MARCA OU VICE-VERSA

5.     O DESENHO INDUSTRIAL

6.     A BIOTECNOLOGIA – PATENTES

7.     CONCLUSÕES

8.     ÀS QUESTÕES

INTRODUÇÃO

Antes de se adentrar ao tema propriamente dito, vamos a um breve histórico de como as marcas e as patentes vieram a ingressar como objeto da propriedade industrial ao longo do tempo.

Os gregos, conforme ensinava Platão aos seus discípulos, e sobrevivendo com esses ensinamentos, distinguiam os conceitos de capacidade de produzir um objeto por meios racionais, do conhecimento em estado puro.

Diziam eles: Technê que para nós está na raiz da palavra Tecnologia, e Epístemé que hoje traduzimos como Ciência, são duas coisas distintas, mas que brotam da intelectualidade das realizações humanas.

“A tecnologia é moldável, o conhecimento é libertador.”

Fica mais perceptível entender a evolução histórica dos registros de marcas e de patentes ligada aos conceitos de (technê e episteme), quando se distingue uma criação intelectual de um registro dessa criação que possibilita a produção de bens chamados pela doutrina, de imateriais.

Vamos dar um “salto” na história, para se chegar até o que é mais importante para o titular de um direito de propriedade industrial; a primeira Convenção Internacional sobre Propriedade Intelectual.

Essa conhecida como a Convenção da União de Paris, de 1883, que estabeleceu a independência da concessão entre os países membros; tendo como ênfase o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros e o direito a prioridade para depositar o mesmo pedido em outros países, signatários dessa Convenção.

À guisa de ilustração, a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou  (WIPO – World Intellectual Property Organization), estabelecida pela convenção em Estocolmo em 1967, que entrou em vigor em 1970, tem como objetivo promover  a proteção da propriedade intelectual no mundo através da cooperação entre os Estados, estimulando  e induzindo a criação de novos tratados internacionais, e a modernização das legislações internas. 

É importante que se saiba, ou pelo menos, não se ignore a importância o da Convenção de Paris, marco fundamental na história dos sistemas de patentes e de marcas, estabelecendo Princípios basilares de:

(a) da Prioridade – estabelece a permissão para que o requerente da patente, com base no primeiro pedido depositado num dos países membros da CUP, para depositar, num prazo de 12 (doze) meses um pedido de patente em qualquer outro país membro,  considerando-se este como se tivesse sido depositado na mesma data daquele;

(b) da Independência – estabelece que as patentes requeridas durante o prazo de prioridade devem ser independentes, não só em relação às causas de nulidade e de caducidade, como também do ponto de vista de sua vigência;

(c) da Igualdade de Tratamento de estrangeiros e nacionais, segundo o qual os estrangeiros naturais de países membros devem ter tratamento idêntico ao conferido aos nacionais do país onde for requerida a patente.

O Brasil adotou o sistema atributivo de direito, mas o que isso significa?

Que nosso sistema valoriza o primeiro a depositar, (first-to-file ou do first-Applicant), antes do primeiro a usar, ou simplesmente, primeiro inventor.

Aqui paramos para não sermos por demais prolixos, mas, sem esgotar esse manancial histórico, até chegarmos ao ponto de afirmar-se que a marca, a patente de invenção ou modelo de utilidade, ou ainda o desenho industrial devem ser registrados no órgão competente para obtenção de um título de propriedade, de uso exclusivo, em virtude da adoção da  Convenção em nossa Lei de Propriedade Industrial. *( A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial)

Dirigimo-nos aqueles que criam uma marca, um sinal distintivo para seus produtos e serviços, ou aqueles que inventam ou aperfeiçoam um objeto de propriedade industrial para que entendam que o sistema é extremamente formal para obtenção do seu direito de propriedade atribuído pela emissão de registros no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

  

O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL

O QUE É UMA PATENTE DE INVENÇÃO?

A patente é um privilégio temporário que o Estado concede a uma pessoa física ou jurídica pela criação de algo novo, com aplicação industrial, suscetível de beneficiar a sociedade.

A invenção para ser protegida deve:

a)          ser inovadora, isto é, não deve estar compreendida no estado da técnica quando do depósito do pedido;

b)         resultar de atividade inventiva, de forma que a criação não seja uma decorrência óbvia do estado da técnica para um especialista no assunto, e

c)          ter aplicação industrial, ou seja, a invenção e o modelo de utilidade devem ser suscetíveis de utilização ou reprodução em qualquer tipo de indústria, até mesmo agrícola, extrativa ou de produtos manufaturados.

O prazo de validade de uma patente de invenção concedida pelo Brasil é de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito. (art.40).

O QUE UM MODELO DE UTILIDADE?

O Modelo de Utilidade é toda forma nova conferida que envolve o esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia, a um objeto de uso prático por parte deste, suscetível de aplicação industrial, desde que com isso proporcione um aumento de sua capacidade de utilização.

 O prazo de vigência é de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

        

Antes vimos alguns princípios tratados na Convenção de Paris, e esses princípios em analogia aplicam-se à Titularidade da Patente e ao Princípio da Prioridade. (tanto para as patentes de invenção PI, quanto para os modelos de utilidade MU).

De fato, o requerente de uma patente de invenção pode reivindicar a Prioridade no prazo de 1(um) ano entre a data original do depósito no país de origem e os demais pedidos efetuados pelo mesmo requerente em outros países membros da Convenção.

PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Conforme acima a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) disciplina especificamente os direitos conferidos ao titular da patente.

“a patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda vender ou importar com estes propósitos: I – produto objeto de patente; II – processo obtido diretamente por processo patenteado. E ainda no parágrafo 1^o ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.” (art.42, I, II e parágrafos)

Os direitos do titular da patente somente serão oponíveis a terceiros após a concessão do registro.

POSSO PATENTEAR QUALQUER COISA QUE CRIEI?

Em princípio, se é uma criação nova, com atividade inventiva e aplicação industrial, a resposta é sim!

O texto de lei define novidade como aquilo que não estiver compreendido no estado da técnica; e estado da técnica, no artigo 11, parágrafo primeiro, como tudo aquilo que é “tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,...

POR QUE DEVO EXPLORAR O OBJETO DE MINHA INVENÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO?

DEVER DE EXPLORAÇÃO

A concessão de uma patente assegura a seu titular uma série de direitos; em contrapartida, a maioria dos países estabelece para seus titulares uma obrigação básica: explorar o objeto da patente de forma que atende às necessidades de proteção, voltadas para o estímulo da efetiva industrialização dos processos e produtos patenteados no país concedente.

Dois mecanismos básicos: a licença compulsória e a caducidade, são previstos na LPI, o primeiro, para o caso de não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; o segundo, a extinção da patente por caducidade é, assim, a forma de extinção dos direitos de patente em decorrência do descumprimento do ônus de exploração da invenção.

Exemplificando, caso se esteja discutindo violação de direitos de determinada patente, que venha a ser extinta por caducidade, (falta de uso), ainda assim restarão preservados os direitos do titular da patente extinta, podendo o contrafator sofrer as sanções civis e penais cabíveis.  

Necessário que se diga que o sistema de patentes no Brasil recebe tratamento constitucional e defesa da concorrência. No rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, o art. 5^o XXIX determina que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

PODE UMA PATENTE SER EXTINTA ANTES DE TERMINAR SUA VALIDADE?

A Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade, em princípio, não pode ser extinta, salvo nos casos enunciados pela Lei da Propriedade Industrial.

FORMAS DE EXTINÇÃO DA PATENTE

A LPI diz os casos em que a patente pode ser extinta. (art.78):

I – pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia do seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III – pela caducidade;

IV – pela falta de pagamento da retribuição anual... e

V – pela inobservância do disposto no art. 217(falta de procurador no Brasil para empresas estrangeiras)

Basicamente, temos a hipótese prevista na LPI que é a expiração do prazo de vigência. Assim é que uma vez expirado o prazo de vigência, simplesmente desaparece a proteção conferida pelo registro, bem como o direito do titular de impedir terceiros de praticar atos relacionados ao objeto da patente.

Ou seja, a patente cai em domínio público.

Rememorando: Nos casos de patentes o prazo é de 20 (vinte) anos, e nos modelos de utilidade é de 15 (quinze) anos (art.40, da LPI), esgotados esses prazos essa patente ou modelo de utilidade poderá ser utilizado por qualquer interessado.

A segunda hipótese de extinção da patente ocorre quando o titular renuncia a seu direito.

O empresário/titular/inventor requer o reconhecimento de sua invenção e opta em registrar no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial cria um direito de propriedade que deve ser respeitado não somente no País, mas em todos os países signatários de acordos internacionais.

Esse é o motivo pelo qual é importante ao inventor registrar sua criação industrial, pois passa a ter um título de propriedade. Com isso, pode reivindicar legalmente seus direitos prioritários de uso exclusivo, no prazo consignado, inclusive impedir terceiros não autorizados a utilizar tal objeto de propriedade industrial.

  

O SISTEMA DE MARCAS NO BRASIL

O QUE É UMA MARCA?

“Constitui marca todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço e estabelecer para o consumidor ou usuário uma identificação.”

Ou ainda,

“Marca é todo sinal lícito e disponível, perceptível visualmente, que confere distintividade a produtos ou serviços da mesma espécie, concebida no curso da atividade empresarial”.

Uma das confusões mais comum que o consumidor faz é pensar que a marca, sinal ou nome, seja o produto em si. Não é o produto, mas acresce-se a ele.

O proprietário de uma marca registrada tem direito exclusivo sobre sua utilização nas classes de produtos ou serviços para os quais foi registrada. Possui, também o direito de impedir que terceiros tentem fazer uso, sem seu consentimento, de marcas idênticas ou similares sobre bens idênticos ou similares protegidos pelas marcas registrada, vigorando seu registro pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo esse prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

A proteção que a lei confere às marcas tem sua extensão delimitada pela aplicação de dois princípios: o da territorialidade e o da especialidade do registro.

O poder de identificação e atração de determinadas marcas, porém, ditas notórias, impôs a necessidade de alargamento de sua proteção além dos limites fixados por essas regras tradicionais.

Tal matéria foi tratada pelo art. 6^o bis da Convenção de Paris, que denominou de “notoriamente conhecida a marca cuja proteção independe de qualquer registro.

Nos casos de marcas “nótorias” ou, na terminologia da Lei 9.279/96, de “alto renome”, cuja proteção especial não se restringe a um segmento de mercado, mas que se estende a todas as classes. Essa última constitui, destarte, exceção ao princípio da especialidade.

“Artigo 122 – São suscetíveis de registro como marca os sinais distintos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

ESPÉCIES DE MARCAS:

A LPI estabelece duas espécies de marcas: de produto e de serviço, entre elas duas novas espécies de marcas:

a)     Marcas Coletivas e as

b)     Marcas de Certificação.

A Marca Coletiva será utilizada “para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (art. 123, III) e possui finalidade distinta das marcas de produto ou serviço”.

(Explicação: A representação material do “SELO DE PUREZA ABIC” é uma logomarca, acrescido dos dizeres “SELO DE PUREZA”, conforme modelo aprovado que se imprime para identificação. O “SÊLO DE PUREZA ABIC” é uma marca registrada da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ”. que dá garantia de pureza do produto. Portanto, a logomarca que caracteriza o “SELO DE PUREZA ABIC” não pode, em hipótese nenhuma ser marca de produto ou empregada, por quem quer que seja, na composição de razão de empresa.)

No caso, marca “CAFÉ DO PONTO” – é marca do produto; a marca coletiva é “CAFEICULTORES PAULISTA REUNIDOS”; a marca de certificação “SÊLO DE PUREZA - ABIC”, que poderão ser apostas na embalagem do produto, com autorização necessária da respectiva associação.

A Marca de Certificação, ao contrário, não tem o intuito de distinguir produtos ou serviços; visa simplesmente a “atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.” (art. 123, II).

  

POSSO EU REGISTRAR QUALQUER MARCA, COMO UM SINAL DISTINTIVO DE MEU PRODUTO E OU SERVIÇO

Nem todo sinal poderá ser registrado como marca.

A Lei da Propriedade Industrial estabelece os sinais não registráveis como marca (art. 124, em seus incisos).

Comentamos em linha geral o que não pode ser registrado:

(incisos I, IV e XIV do art. 124) “brasão, armas, medalha, emblema distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais estrangeiros ou internacionais”, de “designação ou sigla de entidade dou órgão público, quando não requerido pela própria entidade ou órgão público”, e ainda de “reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal dos Territórios, dos Municípios ou de país”.

(artigo 124: ... II) – letra, algarismo e data isoladamente, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva; VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, quantidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(art. 124, VIII) – cores de denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

(art. 124, XVIII) – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto a distinguir.

Vejamos alguns exemplos práticos de marcas irregistráveis:

A marca “cremoso” para requeijão;

“algodão” para camiseta;

ou “pasteurizado” para leite,

não podem ser registradas.

Por outro lado, inexiste obstáculo, pelo menos legal, ao registro das absurdas marcas “cremoso” para uma camiseta, e “algodão” para um requeijão.

Outro caso interessante com relação a esse grupo de vedações, em que o legislador não impôs uma proibição absoluta, uma vez que admite o registro quando o sinal estiver revestido de suficiente forma distintiva.

Exemplo: letra “M” ou os algarismos “2” e “O” isoladamente considerados não se prestam a distinguir nenhum tipo de produto ou serviço. Entretanto, a combinação “M 2000” possui caráter suficientemente distintivo.

Outra proibição está contida nos casos em que o consumidor é induzido a falsa indicação quanto às características do produto – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A indicação de procedência é definida como “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.” (art.177)

A denominação de origem passa a ser entendida como: “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designa produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos.” (art.178)

A proteção às indicações de procedência e às denominações de origem opera no sentido de vedar a utilização por quem não seja produtor estabelecido no local objeto da proteção. Deve ser destacado, no entanto, que a proteção desaparece quando o nome geográfico houver se tornado comum para designar o próprio produto ou serviço. É o caso, por exemplo, o nome “CHAMPAGNE” que era inicialmente protegido. Hoje, é tão comum que qualquer espumante é chamado de “champagne”.

MARCA NÃO SE CONFUNDE COM O NOME

NOME EMPRESARIAL

Nome de Empresa ou como anteriormente denominado Nome Comercial, ou ainda o Nome Fantasia ou Título de Estabelecimento não devem ser confundidos com a marca de produto ou de serviço.

O Nome empresarial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio, a marca é um sinalo que se acresce ao produto ou ao serviço para identificá-los.

Firma ou razão Comercial (empresarial) é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes.

O que é importante ter-se em mente que a marca compõe o fundo de comércio da empresa. Esse fundo de comércio é identificável pelo conjunto de bens e valores corpóreos e incorpóreos indispensáveis à exploração do negócio.

Isso leva ao raciocínio que a marca, no direito comercial, é um bem imaterial, que pode fazer parte do ativo da empresa e pode ser negociado separadamente do fundo de comércio, do av biamento (clientela).

*Nome Empresarial – é o nome sob o qual o comerciante, pessoa física (comerciante individual) ou jurídica (sociedade comercial) exerce sua atividade mercantil, contraindo direitos e obrigações.

*Título de Estabelecimento – também denominado pela doutrina de Nome Fantasia, é o sinal distintivo do estabelecimento comercial, da loja.

Conforme vimos acima, a marca distingue produtos ou serviços distintos – é protegida nos termos da Lei 9.279/96 pelo registro do INPI.

O Nome Empresarial e o Título do Estabelecimento são protegidos nos termos da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, por constarem de ato constitutivo de comerciante, arquivado na Junta Comercial.

A proteção do Nome Comercial está na Convenção da União de Paris (CUP), (Art. 8^o) – “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”

Uma outra questão que normalmente surge para o empresário é a utilização de Nome Civil ou patronímico, que são direitos de personalidade, mas que não podem ser utilizados como marca, se houver um registro anterior.

Mas, como é possível, é meu Nome, Nome de Família ou patronímico, como não posso utilizá-lo?

A Lei diz que não pode.

É o caso do nome e marca “MARISA”, por óbvio, aquele pretender registrar esse mesmo nome posteriormente a esse registro seu pedido será indeferido.

Note-se, entretanto, nomes ou sobrenomes comuns no Brasil, como o nosso “SILVA”, certamente poderão ser registrados como marcas, desde que lhes sejam acrescidos elementos que atribuam caráter distintivo à marca. 

• E outros nomes como PACHECO – Registro nº 710.206.194, na classe 36; TAVARES – registro nº 817.929.266, na classe 25.

O QUE VEM A SER MARCA FRACA?

Diz-se que “marcas fracas” ou “termos fracos” são aqueles de uso comum, termos genéricos, descritivos do produto ou serviço, ou de uso necessário.

 Um dos preceitos proibitivos mais importantes elencados no artigo 124 decorre diretamente da delimitação de âmbito de proteção conferido pelo registro da marca. * Art. 124 – Não é registrável como marca.  XIX – reprodução, imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação como marca alheia.

QUEM PODE REQUERER O REGISTRO DE MARCA?

A Lei da Propriedade Industrial esclarece quem pode requerer registro de marca. (art.128, e parágrafos)

Portanto, nesse tocante, impõe uma série de exigências em relação ao requerente de marca: diz o artigo: – Podem requerer o registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

Parágrafo 1^o – As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direito ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei

Parágrafo 2^o – O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

Parágrafo 3^o – O registro de marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direito no produto ou serviço atestado.

Parágrafo 4^o – A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

Assim, basicamente a LPI impõe que as marcas de produto ou serviço somente poderão ser requeridas por quem estiver atuando, efetiva e licitamente, no segmento do mercado para o qual a marca é requerida.

AFINAL, QUAL É A VANTAGEM EM REGISTRAR UMA MARCA?

PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO DA MARCA

A função do registro é garantir o uso da marca.

No entanto, é preciso que se note que a proteção que a legislação confere aos titulares de marcas tem sua delimitação definida pela aplicação de dois princípios gerais: o da territorialidade e o da especialidade de registro.

Quer dizer: que a marca registrada protege apenas o segmento do mercado para a qual foi registrada - veda o registro de marca na hipótese de “reprodução ou imitação”, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Há, entretanto, casos em que o titular da marca não poderá impedir o uso, por exemplo, que comerciantes ou distribuidores utilizem seus sinais distintivos com a marca que lhe é própria. Exemplo: caso da marca CHEVROLET usada pela Concessionária da Chevrolet, com seu logotipo próprio. 

   Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas

Casos sobre as marcas famosas, de alto renome: “a marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Exemplo: COCA-COLA; quase sempre possui reputação internacional; possui forma “sui generis” de proteção de marca.

A marca notoriamente conhecida decorre de sua proteção, mesmo não registrada.

PODE UMA MARCA SER EXTINTA?

Uma marca não pode ser extinta, salvo nas hipóteses: (artigo 142):

I – pela expiração do prazo de vigência

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III – pela caducidade; ou

IV – pela inobservância do disposto no art. 217 (falta de procurador para empresa estrangeira no Brasil)

Rememorando: A propriedade da marca é adquirida pela concessão do seu registro e, (nos termos do artigo 133, caput) ---- “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.”

E QUANTO A PROTEÇÃO DAS MARCAS NÃO REGISTRADAS?

No caso de marcas sem registro, chamadas de marcas de fato, não fica o utente totalmente desamparado, podendo socorrer-se das normas de repressão à concorrência desleal, nelas incidente todo ato tendente a estabelecer confusão entre produtos, mercadorias ou estabelecimentos.

A concorrência desleal, por ser elencada pela Constituição Federal, em seu artigo 170, é princípio norteador de toda a atividade econômica.

 “A livre concorrência, no sentido que lhe é atribuído – livre jogo das forças no mercado, na disputa de clientela – supõe desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal.” (EROS ROBERTO GRAU, jurista brasileiro, Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal).

No entanto, é mais aceitável de comprovação quando a marca está registrada, pois fica de difícil comprovação, as marcas não registradas, (de fato), pois ao comerciante só lhe resta utilizar-se de norma de repressão à concorrência desleal.

VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE O DESENHO INDUSTRIAL.

O QUE É UM DESENHO INDUSTRIAL?

“é a forma plástica de um objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual NOVO e ORIGINAL para sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.” (art. 95)

Trata-se de um REGISTRO e não de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade que recebem exame de mérito pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade industrial, tendo como prazo de vigência de 10 (dez) anos, contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos cada, sucessivamente.

A formalidade do Pedido de Registro de Desenho Industrial visa a permitir que o autor de determinado desenho industrial, ainda que ele próprio tenha promovido a divulgação de sua criação antes de ter efetuado o depósito do pedido, não perca o direito de obter o registro porque, de outra forma, o desenho deixaria de constituir novidade por estar incluído no estado da técnica. Em outras palavras, “ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei.” (art. 94)

No que toca à proteção conferida pelo registro de desenho industrial, cabe esclarecer que são aplicáveis as mesmas regras concernentes à proteção conferida pelo registro de patentes.

Aqui deixamos, propositadamente, um espaço para mencionar que muitos confundem MARCA TRIDIMENSIONAL com DESENHO INDUSTRIAL.

Marca tridimensional tem como objetivo proteger o objeto de per si como seu invólucro.

O design se restringe à forma, enquanto que a marca ao conjunto composto pela 

forma, disposição, cores e distintividade.

Portanto, marca tridimensional não se confunde com o desenho industrial, ambas estão inseridas na Lei de Propriedade Industrial, mas as proteções são diferentes.

Aos mais interessados deixo um estudo que fizemos contido em monografia. * http://jctavares-adv-propriedade-intelectual.blogspot.com

Vide também no site www.oabsp.org.br, na Comissão de Direito Eletrônico, “O Caderno do Advogado na área da Propriedade Intelectual” - O Desenho Industrial, e ainda no facebook disponível matéria sobre a inter-relação dos desenhos industriais e as marcas tridimensionais.

A BIOTECNOLOGIA E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA

Agora, para fechar, vamos falar um pouco também sobre a Biotecnologia.

Dez mil anos depois da Revolução Neolítica, o homem encontra-se no limiar de uma das mais fantásticas revoluções pós-industriais deste século – A

Biotecnologia.

Atualmente, todos os países desenvolvidos adotam mecanismos de direito de propriedade, ou mesmo patentes, para a proteção de produtos ou processos biotecnológicos.

Biotecnologia é, pois, em simples conceituação, a aplicação de conceitos e princípios científicos ao processamento de matéria e energia, por meio de agentes biológicos, para prover bens e serviços.

Os setores agropecuário, biomédico, farmacêutico, veterinário, energético, mineral, ambiental e de saneamento básico são os que mais vêm se beneficiando com os processos e produtos biotecnológicos.

Vale consignar aqui que o Brasil é país observador da UPOV – “Union pour Protection des Obtention Vegetables”.

De acordo com a UPOV, cada signatário da convenção reconhece o direito do “melhorismo” de possuir título especial de proteção de uma variedade definida como cultivar.

Todavia, somente é possível conferir uma forma de proteção. A UPOV não admite dupla proteção de propriedade intelectual.

O direito conferido ao “melhorista” que registra uma nova variedade consiste no fato de que a produção para fins comerciais passa a depender de sua expressa autorização. Mas essa mesma autorização deixa de ser necessária se o uso da variedade registrada destinar-se ao melhoramento genético.

Assim, pode-se dizer que a proteção legal de cultivares visa, assim, a proteger o trabalho original do “melhorista” contra a exploração, não autorizada, do fruto de seu trabalho.

CONCLUSÕES GERAIS SOBRE O ESTUDO

I – A concessão de uma patente assegura a seu titular uma série de direitos; em contrapartida, a maioria dos países estabelece para estes uma obrigação básica: explorar o objeto da patente de forma a atender às necessidades de demanda do mercado interno. No que concerne aos mecanismos de proteção, são estabelecidos dois instrumentos básicos: a licença compulsória e a caducidade.

II – O direito de propriedade sobre as criações industriais tem, no entanto, características que o tornam peculiar: é uma propriedade condicionada e temporária, devendo, nos termos do artigo 5^o, XXIX, da Constituição Federal, atender à sua função social, ao interesse público e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do País.

III – Marca é definida como --- “os sinais distintivos visualmente perceptíveis” para designar um produto ou serviço, ou “é um sinal que se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade”. É importante destacar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele. Se está integrado ao produto por sua própria forma, não é o caso de marca, mas de Desenho Industrial. A proteção que a Lei confere às marcas tem sua extensão delimitada pela aplicação de dois princípios: o da territorialidade e o da especialidade do registro.

IV - O Desenho Industrial é um registro (que pode até receber exame de mérito pelo INPI, se requerido pelo depositante), de uma “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

V – Marca e Nome são coisas distintas. Entretanto, tanto a marca quanto o nome fazem parte do fundo de comércio de uma empresa. A marca faz parte do ativo da empresa e pode ser negociada separadamente.

VI - Além da legislação própria (Lei n° 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial) os acordos internacionais são importantes para regular o direito de titular de objeto de propriedade industrial (marcas, patentes, etc.). Para os mais interessados são eles:

·        A Convenção da União de Paris (CUP)

·        Acordos TRIPs – (Acordo Geral sobre Aspectos dos Direitos De Propriedade relacionados com o Comércio)

·        GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)

·        OMC (Organização Mundial do Comércio)

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

BITTAR, Carlos Alberto. E BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela dos Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2002.

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JOSÉ CLÁUDIO TAVARES - Advogado Especialista em Propriedade Intelectual pela FAAP/SP, Membro da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de alta Tecnologia da OAB-SP (CDECAT_OABSP) – Advogado militante na área de propriedade intelectual

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