Introdução à Propriedade Intelectual

UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

COM VISTAS À LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

I – Propriedade das coisas imateriais

Uma vez dado o conceito de propriedade inserido no Código Civil como ”direito consistente no usar, no fruir e no dispor do bem”, vemos que a propriedade recai sobre bens materiais e imateriais.

Pode-se dizer que a propriedade é o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha.

Nosso direito, em específico nossas leis civis, com tradição no Direito Romano com relação à propriedade ( de bens incorpóreos) diz que é a soma de todos os direitos possíveis, constituídos em relação a uma coisa.

É nesse sentido que devemos entender, antes de entrar no conceito de Propriedade Intelectual, que um bem imaterial ou intangível – é o objeto de um direito.

Bem é tudo aquilo, corpóreo ou incorpóreo que, contribuindo direta ou indiretamente, venha propiciar ao homem o bom desempenho de suas atividades, que tenha valor econômico e que seja passível de apropriação pelo homem.

Exemplo: Quando o mestre da pintura transfere para a tela a genialidade de sua arte, transforma um bem intangível (sua capacidade artística), de sua propriedade, num bem tangível (a obra de arte).

II - Propriedade Intelectual

A Propriedade Intelectual cuida do estudo das concepções inerentes aos bens intangíveis que, de modo geral, podem ser enquadradas nas categorias: artísticas, técnicas e científicas.

Daí, a Convenção da OMPI (ou WIPO) Organização Mundial da Propriedade Intelectual conceitua como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas (propriedade industrial mais direitos autorais) .

Como dito acima, a propriedade, no sentido lato, é o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem. Assim, deflui o entendimento que as propriedades dos bens imateriais é regida por regras específicas constituindo o direito de propriedade intelectual.

Em sentido amplo, a propriedade intelectual pode ser conceituada como direito de uma pessoa sobre um bem imaterial. Dessa forma, a propriedade intelectual procura regular as ligações do autor, ou criador, com o bem imaterial.

III - A Propriedade Industrial

Por ter um conteúdo amplo, a propriedade industrial é uma disciplina abrangente dos campos do Direito, da Técnica e da Economia.

Como vimos atrás a Propriedade Intelectual é a soma dos direitos de propriedade industrial mais os direitos do autor.

Para melhor esclarecimento, o direito do autor exercita-se sobre as obras artísticas, literárias e científicas, desde que possam ser consideradas criações com originalidade e exteriorizadas.

A Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1991, disciplina sobre os direitos autorais.

A Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996, trata da Propriedade Industrial.

IV – A Lei da Propriedade Industrial

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante: ( art. 2o)

I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II – concessão de registro de desenho industrial;

III – concessão de registro de marca;

IV- repressão às falsas indicações geográficas; e

V – repressão à concorrência desleal.

As Patentes

De acordo com o artigo 6a da Lei da Propriedade Industrial, o Autor de invenção ou de Modelo de Utilidade tem o direito de obter patente sobre essa criação.

Há presunção de autoria em favor do Requerente da patente, salvo prova em contrário. (para. 1o do art. 6o )

O sistema se baseia no Princípio do “First Applicant” e não do first inventor (art.7o) , e admite a cessão da criação, de forma que a patente poderá ser requerida pelo herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. (para. 2o do art. 6o )

A criação pertencerá exclusivamente ao empregador quando a atividade criativa decorrer de natureza do contrato de trabalho.  (art.88)

Nesse sentido precisamos definir o que vem a ser patente de invenção e modelo de utilidade.

A lei não define invenção, mas apenas o modelo de utilidade, que é considerado “objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova Forma ou Disposição, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9o).

A partir daí a Lei da Propriedade Industrial diz que é patenteável “a invenção que atenda aos requisitos de Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial” (art.8o).

A lei estabelece diferença entre atividade inventiva para as invenções e ato inventivo para os modelos de utilidade.(art. 9o, 13 e 14)

NOVO é aquilo que não se acha no Estado da Técnica, o qual é definido nos parágrafos do art. 11 como tudo que não foi divulgado até a data do depósito. O pedido nacional é considerado ESTADO DA TÉCNICA, desde que venha a ser publicado posteriormente (art. 11, para. 2o ).   

A lei trata separadamente do que não se considera invenção ou modelo de utilidade por sua natureza e daquelas criações que, embora pertençam à natureza das invenções e modelos não são patenteáveis, conforme o art. 10.

Diz então, “não se considera invenção, nem modelo de utilidade, descobertas, teorias cientificas, concepções abstratas, esquemas, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios, e outras enumeradas.

O artigo 18 define as invenções e modelos não patenteáveis, entre eles o que envolva matérias ou métodos resultantes de transformação do núcleo atômico ( art. 18, II) e o todo ou parte de seres vivos. Não existe mais a restrição a produtos e processos químicos, farmacêuticos e alimentícios.

Prioridade

É o direito assegurado, ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou organização internacional, para que produza efeito de depósito nacional, nos prazos estabelecidos no acordo. Essa reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil

Também chamada de prioridade nacional, no qual se permite que um pedido nacional sirva de prioridade para outro pedido nacional, pelo prazo de um ano. (art.17)

Procedimento básico para Obtenção da Patente

No artigo 19 acham-se os requisitos do pedido de patente.

O pedido será mantido em sigilo por DEZOITO MESES (art. 30)

Após a publicação, será guardado o prazo de SESSENTA DIAS para a manifestação de terceiros, após o qual se iniciará o EXAME DO PEDIDO (art.31)

O exame, no entanto, dependerá de expresso requerimento do depositante ou de terceiro no prazo de trinta e seis meses da data do pedido, sob pena de arquivamento. (art. 33)

A nova lei não prevê, propriamente, OPOSIÇÃO de terceiros, mas simples MANIFESTAÇÃO (art. 31). Após o exame, se o pedido for DEFERIDO, NÃO CABE RECURSO. (art. 212, para. 2o )

Efetivado o pagamento da taxa de expedição, o certificado de Patente será expedido (art. 38) vigorando a Patente de Invenção por VINTE (20 anos), e o MODELO DE UTILIDADE por QUINZE (15 anos), contados do depósito (art. 40), ou pelo menos, DEZ ANOS, ou SETE  conforme se trate de invenção ou modelo, contados da data da concessão ( art. 40, para. Único)

Direitos decorrentes da Patente – ações civis e criminais

A Lei da Propriedade Industrial diz que a patente confere o direito de impedir terceiro, sem o consentimento do titular, de produzir, usar, colocar à venda ou importar produto objeto de patente, ou produto obtido diretamente por processo patenteado. (art. 42)

Além disso, a lei ampara o Contributory Infringement, ao conferir ao titular da patente o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos. (art. 42 para. 1o )

Em caso de violação de patente de processo de fabricação, compete ao acusado o ônus de provar que seu produto foi obtido por processo diverso protegido pela patente. (art. 42 para.2o )

Também a lei confere confere ao titular o direito de obter indenização pela exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido de patente e de sua concessão, ou desde a data do início da exploração, caso o infrator tenha tido conhecimento do pedido antes de sua publicação. ( art. 42, e para. 1o )

Os crimes contra a patente de invenção e de modelo de utilidade. (fabricar – usar – comercializar produto objeto de patente obtido por meio e processo patenteado) acham-se elencados nos arts. 183 e 184.

Cabe uma observação quanto à aplicação das penas (art. 196)-  serão majoradas se o agente for ou tiver sido representante, mandatário, ´preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou de seu licenciado.

E também ao titular da patente pode socorrer-se da Busca e apreensão por violação de sua patente. (art. 201), além da previsão nos arts. 207 e 209 de indenização civil por violação de patente e o para. 1o do art. 209 prevê ordem judicial liminar de cessação da contrafação.

A indenização será calculada pelos benefícios que o prejudicado tiver obtido se a violação não tivesse ocorrido e o art. 210 refere-se aos lucros cessantes.

E, finalmente, deve-se ter em mente que a ação de indenização prescreve em CINCO ANOS, ou seja, para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial (art. 225).

A Nulidade da Patente e Outros Meios de Defesa

Conforme delineado, em linhas gerais, vimos que um pedido de patente, na forma da nova lei, não comporta nem oposições nem recursos. Quando em sua defesa, na fase de exame, os interessados poderão apresentar informações para subsidiar o exame. Chamamos de Subsídios ao Exame(art.31)

Uma questão tem surgido, após a concessão da patente poderá o   usuário anterior da invenção ou modelo de utilidade prosseguir na sua exploração? O artigo 45 da Lei diz que pode, desde que de boa-fé, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente explorava seu objeto no país.

Como meio de defesa poderá o interessado apresentar o pedido de  NULIDADE, por via administrativa ou judicial, inclusive  a ADJUDICAÇÃO JUDICIAL da patente em favor do legítimo inventor ( arts. 46 a 49)

O prazo para apresentação de pedido de nulidade administrativa, é de SEIS MESES da concessão da patente.

( art. 5l).

No entanto, ressalte-se que a ação judicial de NULIDADE poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente (art. 56) pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Assim, como defesa, o prejudicado poderá argüir a Nulidade  a qualquer tempo como matéria de defesa,e o juiz poderá determinar a suspensão dos efeitos da daquela patente concedida ao arrepio da Lei da Propriedade Industrial.

Deve-se ter em mente que a competência para julgar ações de nulidade é da JUSTIÇA FEDERAL, com a intervenção do INPI e prazo de sessenta dias para contestação ( art.57)

Muito comum nas ações criminais, como matéria de defesa, a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar.(art. 205)

Dito isso, é preciso ressaltar que não constituem violação de patente:

• atos praticados em caráter privado e sem finalidade comercial    
• atos praticados com finalidade experimental, para fins científicos ou tecnológicos.

As Licenças Voluntárias e Compulsórias

A Lei da Propriedade Industrial prevê a possibilidade do titular de patente ou depositante celebrar contrato de licença para exploração. São as Licenças voluntárias de exploração de patentes que somente produzirá efeitos em relação a terceiros após a publicação de sua averbação perante o INPI (art. 62), mas a averbação não será necessária para fins de prova de exploração da patente (para. 2o )

Também a Oferta pública de licença de patente, poderá ser arbitrada pelo INPI, com pagamentos de Royalties, é o que diz o artigo 65.

Quando ocorre a  LICENÇA COMPULSÓRIA? Basicamente no caso de exploração abusiva ou de abuso de poder econômico, decorrente de decisão administrativa judicial, ou no caso de não-exploração de patente, como, por exemplo,  a fabricação parcial no Brasil ou a comercialização que não atender às necessidades do mercado, sendo admitida a importação em caso de inviabilidade econômica.

E, por fim, cabe, também, a Licença Compulsória CRUZADA, em caso de patentes em situação de dependência (art. 70), bem como no caso de emergência nacional ou de interesse público. (art.71)  

Exaustão de Direitos e Importação Paralela

Diz que o Princípio de Exaustão ( artigo 43, IV), é quando a  comercialização de produto fabricado de acordo com patente de processo ou produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Nesse caso, não ocorre violação ao direito de uso exclusivo da patente.

Importação Paralela é a situação em que poderá ser admitida quando o próprio titular da patente praticar a importação do objeto da patente, ou quando o licenciado importar, desde que o produto tenha sido colocado no mercado (internacional) diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Anuidades e Extinção

A partir do terceiro ano contado do Depósito, recolhem-se Anuidades, trate-se de pedido ou de patente concedida (art.84).

A falta de pagamento tempestivo acarretará o ARQUIVAMENTO do pedido ou a EXTINÇÃO DA PATENTE (art. 86)

As Patentes para Biotecnologia

Aqui estamos falando de matéria viva, e, nesse caso,  existem regras especiais.

A regra está no art. 10, IX – não são considerados invenção ou modelo de utilidade (...) “ o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”  

Ressalta-se que não constitui contrafação de patente a utilização ou a comercialização de produto patenteado que tenha sido colocado licitamente no mercado pelo titular ou por seu licenciado, desde que não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva patenteada.

As Patentes Químicas, Farmacêuticas e Alimentícias

Não se considera violação de patente a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como o medicamento assim preparado. (art. 43, II)

Na Lei da Propriedade Industrial de 1996, trouxe em seu bojo a figura da  REVALIDAÇÃO CONDICIONAL, chamado de PIPELINE.

Pipeline é o reconhecimento da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que se extinga no país de origem. Assim, se já tem 10 anos no exterior, será concedida a patente por 10 anos no Brasil

O Modelo de Utilidade

É toda forma nova conferida – envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, desde que com isto se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização.

As Marcas

A condição básica para requerer registro de marca é que o requerente exerça efetiva e licitamente a atividade correspondente. Mas, não são só esses os requisitos, a marca tem que ser registrável.

São marcas registráveis aquelas  visualmente perceptíveis.

Desta forma, temos a MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO, ou seja,  aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Contudo, nem todas as marcas são registráveis, o que deve ser detectado mediante uma busca, uma pesquisa de colidência, no INPI.

Nesse sentido, temos uma conceituação de Associação Indevida, dada pela lei, como marcas não registráveis, que podem causar confusão com outras já existentes no mercado.

Uma novidade trazida pela lei, é que passou-se a admitir a marca tridimensional (forma tridimensional – como a embalagem).

Algumas marcas gozam de proteção especial são as chamadas

MARCAS DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Nesse sentido, o legislador ao gizar a lei, proíbe o registro de marcas solicitadas por quem evidentemente não poderia desconhecer, em razão de sua atividade, tratar-se de marca alheia, para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Assim sendo, a marca de alto renome goza de  proteção especial em todos os ramos de atividade, bem como as marcas notórias.

O Direito de Precedência – Nesse sentido o legislador reconheceu que toda pessoa que utilizava, de boa-fé, marca no País, há pelo menos seis meses, terá direito de procedência sobre depósito de marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

(art. 129, para. 1o )

Procedimento básico de obtenção de registro

Os requisitos para o depósito se acham no art. 155.

O pedido será publicado, abrindo-se no prazo de Sessenta Dias para Oposições ( art. 158)

Após o exame, no INPI, estando o pedido em ordem a marca registrável, será deferido o pedido  e, após o pagamento da taxa, o registro será concedido.

O registro de marca é válido por DEZ ANOS, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.

A lei exige que as partes domiciliadas no exterior mantenham procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais, sob pena de extinção de registro.

Os Direitos decorrentes do Registro de Marca

Diz-se que o registro de marca é Atributivo do direito porque a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente concedido, o qual confere ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. ( art. 129)

Dentre os direitos do titular, pode licenciar ou ceder o seu direito de uso da marca. Além disso, o titular do registro ou o seu Requerente tem o direito de zelar pela integridade material e reputação da marca.

As Marcas não registradas e Concorrência Desleal

O sistema de registro de marcas e concessão de patentes de invenção e modelos é um sistema Formalista, que atende à necessidade de segurança e rapidez das relações comerciais. No caso de patentes, porém, o formalismo impera e nenhum direito de exclusividade poderá exercer o inventor sem ter a patente.

No caso de marcas sem registro não fica o utente totalmente desamparado. Socorre-se das normas de repressão à concorrência desleal, nelas incidente todo ato tendente a estabelecer confusão entre produtos, mercadorias ou estabelecimentos.

Os crimes contra as marcas registradas, nos artigos 189 e 190, são:

• reproduzir ou imitar a marca;
• alterar a marca posta no mercado;
• comercializar produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada;
• comercializar produto em recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de terceiro

Se o agente é ou for representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro ou de seu licenciado, as penas serão majoradas, inclusive se se tratar de reprodução ou imitada for de alto Renome ou Notoriamente Conhecida.

Também a lei permite a busca e apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada e sua destruição, bem como  a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens e etiquetas que contenham marca flagrantemente falsificada ou imitada.

Nos casos de violação de marca a lei prevê ordem judicial liminar de cessação da contrafação. A lei também estipula que a indenização será calculada pelos benefícios que o prejudicado teria obtido se a violação não tivesse ocorrido;  refere-se aos lucros cessantes.

A ação de indenização prescreve em cinco Anos, e o que diz o  art. 225.

NULIDADE DO REGISTRO E OUTROS MEIOS DE DEFESA

Embora não caiba recurso da concessão de um registro, a lei prevê sua nulidade por via administrativa ou judicial ( art. 165) e a ADJUDICAÇÃO JUDICIAL do registro no caso de registro requerido por agente ou representante do titular da marca em outro país.(art 6 septies da CUP)

No caso de pedido de  Nulidade Administrativa o prazo é de 180 dias da concessão do registro.

Como defesa, o interessado poderá propor ação judicial de nulidade, no prazo de Cinco Anos da concessão do registro.

A competência para julgar ações de nulidade é da Justiça Federal, com a intervenção do INPI e prazo de sessenta dias para contestação.

Na ação penal, como matéria de defesa, a nulidade do registro poderá ser  alegada pelo interessado.

Contudo, em alguns casos o titular da marca não poderá impedir o uso de sua marca:

• que comerciantes ou distribuidores usem suas próprias marcas junto com a marca do produto;
• que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto;
• a livre utilização do produto acabado no mercado interno pelo titular ou com o seu consentimento (exaustão nacional), ressalvado o disposto nos paras. 3o e 4o do art. 68 (exaustão internacional)
• a citação da marca em textos, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo por seu caráter distintivo.

As Licenças  

O titular do registro ou depositante poderá ceder ou licenciar o direito de uso de sua marca. Neste caso, somente produzirá efeitos em relação a terceiros após a publicação de sua averbação perante o INPI.

A Prorrogação e a Extinção

A prorrogação do registro deverá ser requerida durante o último ano de vigência do registro (art. 133 para. 1o), ou nos seis meses subseqüentes, com pagamento adicional (para.2o)

Além da extinção do registro por falta de prorrogação ou por falta de procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais (art. 142), o registro poderá extinguir-se por CADUCIDADE de uso não se tiver iniciado ou se se tiver interrompido por CINCO ANOS (Art. 143), salvo razões legítimas.

A Marca de Certificação

O que vem a ser marca de certificação?  Diz a lei é “aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas.”

O seu registro só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou individual direto no produto ou serviço atestado.

O pedido de registro deverá indicar as características do produto ou serviço e as medidas de controle.

Marca Coletiva

Marca Coletiva é “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

O seu registro só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade.

Exemplo: Café “BIDU” (marca) – produto certificado pela Associação (marca coletiva) – e selo de garantia do produto (marca de certificação).

As Indicações Geográficas

As indicações geográficas podem consistir em indicações de procedência ou em denominações de origem.

Indicação de procedência “ o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.”

Denominação de origem: “ o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.”

O Nome Geográfico que não se constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá constituir marca, desde que não induza falsa procedência.

As falsas indicações de procedência ensejam apreensão pelas autoridades alfandegárias, (o legislador deixou de mencionar nesse artigo as falsas denominações de origem).

Os Desenhos Industriais

O autor de Desenho Industrial, tem o direito de obter registro sobre sua criação.

Nesse sentido, presume-se a autoria em favor do requerente do registro, salvo prova em contrário.

Admite-se a cessão da criação, de forma que o registro poderá ser requerido pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Da mesma forma que as patentes e as marcas, o pedido de registro ou o registro poderão ser cedidos a terceiros, e a cessão somente produzirá efeitos após a publicação de sua anotação pelo INPI.

Um ponto que merece atenção é o caso em que o criador intelectual da forma bidimensional, o desenho, é empregado, ou resulte de um contrato de trabalho.

A lei esclarece que a criação pertencerá exclusivamente ao empregador quando a atividade criativa decorrer da natureza do contrato de trabalho.

Se o empregador, a seu critério, conceder participação ao empregador nos resultados econômicos de sua criação, esse valor não se considerará incorporado ao salário.

Se o empregador cooperou com o empregado para sua criação (embora a criação não fizesse parte da obrigação funcional) , fornecendo recursos e meios para esse fim, fará jus a metade dos direitos de propriedade e à licença exclusiva de sua exploração.

Desenho Industrial  - é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Também chamado de “design” – é um bem imaterial que constitui um meio de expressão da criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial.

Da longa definição legal, que mistura o tipo e seus requisitos nota-se que o legislador aboliu a distinção entre Desenho Industrial (bidimensional) e Modelo Industrial (tridimensional), unindo-os numa mesma espécie, sujeita a simples registro e não mais a patente.

As obras de caráter puramente artístico não são consideradas como Desenho Industrial.

Os Requisitos de Registrabilidade

– A Novidade e a Originalidade

A Novidade se define em relação ao Estado da Técnica, ou seja, tudo aquilo que não for tornado acessível ao público antes da data de depósito do registro de desenho industrial.

A Originalidade no sentido de distintividade: “configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”, podendo ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Os Procedimentos de Obtenção de Registro

Os requisitos do pedido de registro se acham indicados no art. 101 – são requisitos formais.

Deverá ser observado que o pedido de registro deverá referir-se a um único objeto e suas variações, limitadas a vinte. O desenho ( ou fotografia) deve representar claramente o objeto

Depositado o pedido, será publicado e concedido o registro simultaneamente, expedindo-se o certificado.

O pedido sofrerá exame formal, mas não de seus requisitos relativos de mérito (Novidade e Originalidade).

Após a concessão do registro, o seu titular poderá requerer o exame de mérito quanto aos requisitos relativos.

Se o parecer do INPI concluir pela falta de novidade ou originalidade, instaurará de ofício processo de nulidade do registro.

O registro vigorará por um período de DEZ ANOS (10) contados do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de Cinco Anos cada.

Os Direitos decorrentes do Registro

-Ações civis e criminais

Os direitos conferidos pelo registro de Desenho Industrial são similares aos conferidos pelas patentes.

Os crimes de violação de DESENHO INDUSTRIAL REGISTRADO se acham tipificados nos arts. 187 e 188.

Note-se que as penas serão majoradas se o agente for ou tiver sido representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro ou de seu licenciado.

A violação de direitos do registro de Desenho Industrial prevê indenização civil, e ordem judicial liminar de cessação da contrafação.

Como nos casos de marcas e patentes, também a indenização será calculada pelos benefícios que o prejudicado teria obtido se a violação não tivesse ocorrido.( lucros cessantes).

A ação de indenização prescreve em Cinco Anos.

( art. 225)

A Nulidade do registro e Outros Meios de Defesa

A lei prevê a nulidade do registro por via administrativa ou judicial e a adjudicação judicial do registro em favor do legítimo autor.

O artigo 113 cuida da Nulidade Administrativa cujo prazo é de cinco Anos da concessão do registro.

A ação judicial de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência do registro pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Também a nulidade, como matéria de defesa,  poderá ser argüida a qualquer tempo, e o juiz poderá determinar a suspensão dos efeitos do registro.

A competência para julgar ações de nulidade é da Justiça Federal, com a intervenção do INPI e prazo de 60 dias para contestação.

Também nas ações criminais, a nulidade do registro poderá constituir matéria de defesa.

A Exaustão de Direitos a Importação Paralela

O Princípio da Exaustão se acha expresso no art. 43, IV e o da exaustão externa no art. 188, II.

A Prorrogação e Extinção

Deve-se notar que diferentemente das patentes, o Registro não está sujeito  a Licença Compulsória ou a Caducidade, só se extinguindo por decurso de prazo, falta de prorrogação ou de pagamento de taxas ou falta de procurador no Brasil com poderes para receber citações.

A Concorrência Desleal

A concorrência desleal, também no caso do Desenho Industrial, aplica-se ao dispositivo do art. 195 da Lei da Propriedade Industrial (reprodução quase integral do art. 178 do Decreto-Lei no. 7.903, de 1945, o antigo Código da Propriedade Industrial), ditando: “ comete crime de concorrência desleal quem: ...publica, por qualquer meio falsa afirmação, emprega meio fraudulento, e segue o recital de atos incriminados de I a XIV do referido artigo.

Os sinais e expressões de propaganda e o título de estabelecimento e a insígnia deixaram de ser objeto de registro, por isso mesmo o legislador elencou no referido artigo como atos de concorrência desleal o uso indevido desses sinais nos items IV e V.

Os crimes de violação de segredo industrial e de segredo de negócio também são tipificados, mas deixando claro que esses delitos cobrem, inclusive, o período posterior ao término do contrato de trabalho do agente.

Do Nome Empresarial

Representa também um direito exclusivo, como as marcas, mas essa proteção não é adstrita ao ramo de atividade, pois envolve a própria identificação do comerciante ou industrial em suas relações comerciais e de crédito, não se limitando ao aspecto concorrencial.

O Nome Empresarial, nomenclatura empregada pelo novel Código Civil de 2002, (anteriormente denominado Nome Comercial), distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.

Firma ou Razão Comercial (Empresarial) é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes, a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por cotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio.

Nome Empresarial Subjetivo – Diferentemente, o Nome Empresarial Objetivo constitui um direito exclusivo de seu titular, podendo ser formado não só pelo Nome Empresarial Subjetivo (firma ou denominação social) como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante,(empresário), independentemente de registro, tal como preceitua o artigo 8o da Convenção de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao Nome Empresarial as denominações das sociedades civis e das fundações.

Dos Conflitos entre Marca e Nome Empresarial(comercial)

Salvo se a marca estiver amparada pela proteção mais ampla, que decorre do reconhecimento de sua notoriedade, não poderá o titular do registro impedir seu uso por terceiros em ramo de atividade diverso, que não possibilite confusão entre mercadorias, produtos ou serviços. Em conseqüência, um terceiro poderá registra-la em outra classe.

Por outro lado, o Nome Comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade.Assim, não deve ser permitida a coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes mesmo para ramos de indústria e comércio diversos.

O novel Código Civil trouxe uma conceituação para sociedade simples e empresária. Sem adentrar em maiores considerações, as expressões “comerciante” e “ atos de comércio e indústria” passam a ser “ empresários” e “atividade empresarial”. As sociedades mercantis registradas nas Juntas Comerciais (Lei no. 8.934, de 18 de novembro de 1994, dispõe sobre o Registro Público das Empresas Mercantis e Atividades Afims), são denominadas “sociedades empresariais”. As sociedades civis registradas no registro Civil de Pessoas Jurídicas são chamadas “ sociedade simples”.

Nome de Domínio

Com as profundas modificações que o mundo atual vem sofrendo, seja no plano econômico, social, político e mesmo na convivência humana em sociedade, dois fenômenos surgiram constituindo desafios aos juristas, legisladores e aplicadores do Direito. São eles, os avanços tecnológicos e o fenômeno da globalização.

Com o advento da Internet, visto como rede, surgiu o sítio eletrônico, site, que mostra, expõe a venda, o produto, o nome da empresa, a marca, o signo comercial do empresário.

Surgiram os conflitos, novos, dos quais sendo objeto de fina jurisprudência pelos nossos Tribunais.

Não se adentrando ao tema, por ser amplo e complexo, os conflitos entre nomes de domínio registrados na FAPESP, marcas registradas no INPI e os nomes de empresa registrados nas Juntas Comerciais e ou órgãos competentes têm sido resolvidos pelos Princípios de anterioridade e de especialidade.

Tais princípios dão um norte ao julgador para decidir tais questões, mas mesmo assim tem sido bastante discutível o bom discernimento e julgamento de casos complexos para determinação do uso exclusivo de expressão que se constitua também como nome de domínio.

A Proteção Internacional

O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e de suas posteriores revisões, tendo sido a Revisão de Estocolmo de l967 promulgada entre nós por Decreto de 08 de abril de l975.

Depositado um pedido de registro ou de patente num dos países da União, pode o requerente ou seu cessionário solicitar em cada um dos outros países idêntica proteção, reivindicando a prioridade do primeiro pedido, desde que o faça dentro do prazo de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos industriais e marcas de produtos ou serviços.

A Convenção de Paris administrada pela OMPI – e o Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade Industrial relacionados ao Comércio – ADPIC ou TRIPs – Trade Related Intellectual Property da OMC – Organização Mundial do Comércio.

O Acordo TRIPS foi incorporado ao direito interno brasileiro, promulgado pelo Decreto no. 1.355, de 30/12/1994.

1) casos  - Gessy Lever – marca Kolynos

2) debates – aberto para perguntas

José Cláudio Tavares – Advogado Especializado em Propriedade Intelectual

Bibliografia:

Tratado da Propriedade Industrial – João da Gama Cerqueira – 2a edic. Revisada e atualizada – 1982 – Editora Revista dos Tribunais

Nova Lei da Propriedade Industrial – P.R.Tavares Paes – Editora Revista dos Tribunais

A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial  - Newton Silveira – Editora Saraiva

Uma Introdução à Propriedade Intelectual – Denis Borges Barbosa – 2a edic. – Lumen Juris Editora

Tratado da Propriedade Industrial – Patentes e seus sucedâneos – José Carlos Tinoco Soares – Jurídica Brasileira

Introdução à Nova Lei de Propriedade Industrial – Thomaz Thedim Lobo – Editora Atlas  

A Propriedade Industrial -  Clésio Gabriel DiBiasi – Rio de Janeiro Guanabara Dois, 1982.

A Lei da Propriedade Industrial Comentada – Luiz Guilherme de A. V. Loureiro - Lejus 1999.