PECULIARIDADES DA AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA
1.
Introdução — Delimitação do tema e sua
relevância.
Ao me propor escrever algumas
linhas sobre o tema, sem nenhuma presunção de esgotar o tema, apenas ajudar de
alguma maneira.
Bem, peculiaridades se traduzem
por características específicas, assim sendo, a chamada “ação anulatória” de
registro de marca, que bem poderia ser denominada de "ação de
anulação", para desconstituir um ato ou negócio jurídico viciado, ou
ainda, "ação de nulidade", para nulidade absoluta, e tem também a
"ação rescisória", geralmente utilizada quando os fundamentos e
prazos distintos, no caso de já existir uma decisão judicial, transitada em
julgado.
Em linhas gerais, delimita-se a
ação que visa anular um registro de marca na forma seguinte: prazo de cinco
anos para a sua propositura, a contar da concessão do registro, vide artigo
174, da Lei de Propriedade Industrial.
No entanto, precavi-me sempre de
olhar o artigo 124 consultar a lista de sinais distintivos que podem ser
registrados como marca, como por exemplo, a reprodução de marca alheia.
Em casos especiais, como a
notoriedade da marca e a má-fé do registrador podem tornar a ação
imprescritível.
Outro ponto a ser delimitado é o
legítimo ineresse, de qualquer pessoa, com o objetivo de anular um registro,
concedido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por meio
judicial em virtude de infração à Lei de Propriedade Industrial.
Dito isso, logo de “cara” deve-se observar
esses pontos para a propositura de ação judicial.
2.
Natureza jurídica da ação anulatória
(nulidade administrativa vs. anulabilidade/ação judicial).
·
Nulidade Administrativa – A nulidade
administrativa está prevista na Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e
visa anular o registro de marca concedido indevidamente pelo INPI – Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Esta lei federal trata de um procedimento,
denominado como Processo Administrativo de Nulidade, que pode ser proposto pelo
próprio INPI, ou por qualquer parte interessada na nulidade do tal registro
concedido que, por pressuposto, entre em conflito com uma marca preexistente-,
ou mesmo por erro (erros in judicando – sobre julgamento de matéria de
fato ou de direito – erros in procedendo – são os de ordem processual na
condução do processo propriamente dito).
·
Anulabilidade - Mas vale a pena citar,
como ilustração, existem outros tipos de erros judiciais, basicamente, aqueles
que violam princípios fundamentais, e.g., de falta de ampla defesa,
presunção de inocência, até danos psicológicos e ou morais graves, em que o
Estado se vê por obrigação de reparar.
Voltando. A nulidade administrativa dentro do prazo de 180 (cento
e oitenta dias), da concessão.
Perdoando-se pela prolixidade, diferencia-se a nulidade da
anulabilidade judicial, como ato administrativo de revisão de legalidade, com
base no Princípio da Autotutela da Administração Pública (vide Súmula 473, do STF).
E por derradeiro, embora não se vá adentrar com detalhes, a nulidade
pode ser: total ou parcial (na sua integralidade, ou parte, como
sugere).
A
doutrina trata de nulidade strictu sensu, porque atinge somente os
atos praticados em desconformidade com a lei, no caso, de marca, estamos
falando do artigo 124, da LPI, que trata da ausência do Princípio da
Distintividade e ou afronta ao Princípio da Anterioridade.
3.
Ação de Nulidade judicial (art. 173 da
LPI)
Alguns colegas perguntam o que
fazer depois de expirado o prazo de 180 dias para a nulidade administrativa? E
se algum cliente interessado quer propor a ação de nulidade de registro de
marca perante a Justiça Federal? Pode fazê-lo sozinho? Na verdade, como
diversos doutrinadores dizem, “o processo oficial se move por impulso”, muito
embora o poder judiciário não pode ficar inerte; tem o dever de atuar para garantir
os processos não fiquem parados.
Assim sendo, essas respostas cabem
no caráter constitutivo-negativo (de natureza da ação anulatória; busca
desconstituir a coisa julgada, e com isso, modificar uma situação jurídica
anterior – ou seja, desconstituir o ato administrativo viciado, (com erro).
Pode sim, à segunda pergunta, qualquer
interessado pode entrar com ação anulatória de registro, observando-se as
normas descritas nos artigos citados da LPI, como litisconsórcio passivo
necessário. (diversos julgados nos TRF, aqui não citados, mas facilmente encontrados
nos respectivos sites dos tribunais federais).
Mais ouro ponto, a doutrina
diferencia, conforme posto acima, a nulidade absoluta – vício
insanável, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de ofício pelo juiz, -
da anulabilidade – vício relativo, depende de provocação e pode
convalidar-se pelo decurso do tempo.
O que é a nulidade absoluta do
artigo 166, da LPI, pela qual não há prazo prescricional para a ação de
nulidade judicial; e pode ser arguida, a qualquer tempo, inclusive em defesa, é
justamente a exceção de nulidade.
Vale reforçar que a ação anulatória de marca não é apenas um meio de
defesa privado, mas um instrumento de proteção à higidez do sistema marcário
contido na Lei da Propriedade Industrial.
4.
Uma estrutura para a ação anulatória
1. Endereçamento
– Vara Federal competente;
2. Qualificação
das partes (autor, réu, (titular da marca anterior e da marca que se pretende
anular e do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial);
3. Fatos
– Aqui vai uma exposição cronológica, informando a anterioridade do uso,
prioridade unionista, de depósito da marca, risco da confusão, colidência,
entre os sinais (tudo a relatar)
4. Dar o conceito de ação anulatória de registro de marca
com base no artigo 173 da LPI (Lei 9.279/96).
5. Dizer da natureza jurídica da ação, como uma tutela de
direito de propriedade industrial;
6.É próprio e conveniente, distinguir o ato
administrativo do INPI, ou seja, a concessão do registro, e mencionar que e se
houve, ou não, oposição administrativa, fase prévia e facultativa, o
contraditório administrativo (significa que mesmo que não tenha ocorrido uma oposição,
impugnação ao deferimento, mesmo assim, a ação anulatória poderá ser proposta.
5. QUESTÕES PERTINENTES QUE PODEM SER ENFOCADOS NA AÇÃO
ANULATÓRIA
5. 7.
Legitimidade ativa e passiva (quem deve figurar no polo ativo e passivo; papel
do INPI).
6. Pressupostos
materiais da nulidade (vedações do art. 124 da LPI; direito de precedência —
art. 129, §1º).
7. Prazo/prescrição
vs. decadência: art. 174 da LPI e exceção da Convenção da União de Paris
(notoriedade + má-fé).
8. Tutela
de urgência e efeitos da decisão (suspensão liminar do uso, efeitos erga omnes,
eficácia ex nunc/ex tunc).
9. Cumulação
de pedidos (nulidade + indenização): fundamentos controvertidos e posições
jurisprudenciais conflitantes).
10.
Provas e estratégias processuais (provar
má-fé, uso anterior, notoriedade, risco de confusão).
11.
Jurisprudência selecionada (comentada).
12.
Doutrina selecionada (principais autores e
argumentos).
13.
Conclusão e recomendações práticas para
atuação (peticionar, provas, medidas cautelares).
2 —
Principais “peculiaridades” (resumo prático)
·
Prescrição/decadência e exceção da CUP:
regra dos 5 anos (art. 174 LPI) — mas o STJ tem decidido que a ação será imprescritível
quando houver notoriedade da marca na data do registro indevido e má-fé
do registrador (exceção ancorada na Convenção da União de Paris). Superior Tribunal de Justiça+1
·
Legitimidade e intervenção do INPI: a
ação deve ter como requerido o titular do registro (com o INPI como
interessado/interveniente quando não figura como autor), sob pena de nulidade
processual em algumas circunstâncias. Revista Doutrina
·
Direito de precedência (art. 129, §1º LPI):
é fundamento autônomo para anulação quando comprovado uso anterior regular,
mesmo que não tenha havido impugnação administrativa. O STJ reconheceu
possibilidade de nulidade judicial com base em precedência. Superior Tribunal de Justiça+1
·
Risco de confusão e associação indevida:
decisões recentes do STJ têm anulado registros que geram risco de
confusão/associação indevida, com aplicação direta do art. 129 e 124. Superior Tribunal de Justiça
·
Cumulação de pedidos (nulidade e indenização):
há posições divergentes — decisões e textos sustentam tanto a possibilidade de
medidas cautelares e pedidos indenizatórios quanto a limitação/cautela quanto à
cumulação em alguns precedentes; o tema exige cuidado estratégico. Migalhas+1
3 —
Jurisprudência selecionada (comentada — use como ementas e argumentos)
“PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL CUMULAÇÃO DE -PEDIDOS.COMPETÊNCIA. 1. A possibilidade jurídica da
ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular,
reflete, em última análise, a
garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos
administrativos praticados ao arrepio da lei, já que o objetivo final da ação é
o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do
requisito da legalidade. 2. Os pedidos de abstenção do uso da marca e de
indenização a título de perdas e danos, são consequência lógica do pedido de
nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser
apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e
incompatíveis.
3. O art. 175 da LPI, ao dispor que o
foro competente para ajuizamento da ação de nulidade é a Justiça Federal, deixa
claro o animus da norma em trazer para a competência desta os conflitos acerca
do direito marcário.”12Ademais, o próprio E. STJ no julgamento do REsp
1.527.232, definiu, e cadastrou como Tema Repetitivo n.º 950, que: “(..),
compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a
participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso de marca que atente
contra marca registrada por outrem, inclusive no tocante à tutela provisória.
1. STJ
— Análise sobre imprescritibilidade (Speedo / Informativo): o Tribunal
afirmou que a imprescritibilidade da ação de nulidade condiciona-se à
notoriedade da marca e à má-fé do registrador; na falta desses elementos
aplica-se o prazo de 5 anos. (Notório para teses sobre decadência vs
prescrição). Superior Tribunal de Justiça+1
2. STJ
— Nulidade por risco de confusão (Delineamento): Terceira Turma anulou
registro por risco de confusão/associação indevida — útil para fundamentar
pedidos de nulidade com prova de semelhança e mercado relevante. Superior Tribunal de Justiça
3. REsp
1.464.975 (STJ, 2016) — Direito de precedência: fundamenta como é
possível o reconhecimento judicial da nulidade com base em direito de
precedência (art. 129, §1º), mesmo sem oposição administrativa; útil para quem
teve histórico de uso anterior. (Documento do STJ com ementa/trecho). Superior Tribunal de Justiça
4. Decisões
sobre cumulação e tutela antecipada: artigos e decisões de tribunais
admitem a suspensão liminar do uso do registro (art. 174, par. único) e
discutem a cumulação de pedidos de indenização; existe jurisprudência que
limita ou condiciona a cumulação — cuidado tático necessário. Migalhas+1
4 — Doutrina
útil (leitura e trechos que enriquecem o trabalho)
·
Denis Borges Barbosa — “A nulidade incidental
de marca” — estudo sobre nulidade incidental, argumentos de defesa e sua
utilização como matéria de impugnação processual (bom para capítulos sobre
estratégia e matéria de defesa). DBBA
·
Artigos da ABLJ e publicações especializadas
— abordagens sobre espécies de ações de nulidade (coletiva x individual),
natureza pública do direito marcário e tutela coletiva. ABLJ
·
Comentários e notas práticas de escritórios e
revistas (Migalhas, Siqueira Castro, Direito Real) que comentaram as decisões
recentes do STJ sobre imprescritibilidade e nulidade — úteis para notas de
rodapé e desenvolvimento prático. Migalhas+1
5 —
Estratégia processual (pauta prática)
·
Provas essenciais: provas de uso anterior
(faturas, anúncios, contratos, registros contábeis), prova de notoriedade
(pesquisas de mercado, matérias de imprensa) e prova de má-fé (depósito
descaracterizado, cópia direta, comportamento do registrador).
·
Pedido de tutela antecipada: requerer suspensão
liminar do uso e dos efeitos do registro (art. 174, par. único LPI), com
fundamentação no risco de dano irreparável e na relevância do direito arguido. Migalhas
·
Configurar direito de precedência quando couber
(uso anterior e prova documental). Superior Tribunal de Justiça
·
Cautela na cumulação de pedidos de indenização:
analisar precedentes e a melhor linha jurisprudencial para evitar
indeferimentos por “impropriedade de cumulação”. Busca Dizer o Direito
6 —
Bibliografia / leitura recomendada (modelo de referências)
·
STJ — decisão sobre imprescritibilidade e Speedo (Informativo / notícia
do STJ). Superior
Tribunal de Justiça
·
STJ — decisão delinear (nulidade por risco de confusão). Superior
Tribunal de Justiça
·
REsp 1.464.975 (STJ) — direito de precedência. Superior
Tribunal de Justiça
·
Denis Borges Barbosa — “A nulidade incidental de marca” (artigo/PDF). DBBA
·
Artigo “As duas espécies de ações de nulidade de registro
marcário” (ABLJ). ABLJ
Outras:
(edições mais utilizadas)
Nelson
Nery Junior, Teresa Arruda Alvim Wambier – “Aspectos Polêmicos e Atuais dos
Recursos Cíveis e De Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais” –
Editora revista dos Tribunais - 2017
Perseu
Gentil Negrão – “Recurso Especial – Doutrina, Jurisprudência e Legislação” –
Editora Saraiva – São Paulo (1997)
Teresa
Aruda Alvim Wambier – “Nulidades do Processo e da Sentença” - 7ª edic. atual.
ampliada – Revista dos Tribunais -2014
Humberto
Theodoro Junior, Maira Terra Lauar – “Tutelas Diferenciadas Como Meio de
Incrementar a Efetividade da Prestação Jurisdicional” -
Rio de Janeiro – GZ Editora - 2010
Goffredo
Telles Junior - “Iniciação na Ciência do Direito” – 4ª edic.atual. – São Paulo
– Editora Saraiva - 2011
Fabiano
de Bem da Rocha - “Temas de Processo Civil na Propriedade Industrial” - São Paulo – IOB – Thomson, 2006
Maristela
Basso, Fabrício Polido e Edson Beas Rodrigues Junior - “Intelectual –
Legislação e Tratados Internacionais” – São Paulo – Editora Atlas, 2007
Prefácio
de Denis Borges Barbosa – Diversos Autores - “Capítulos de Processo Civil na
Propriedade Intelectual” – Rio de Janeiro - Lumen Juris Editora,2009
José
Carlos Tinoco Soares - “Marcas vs. Nome Comercial – Conflitos” – São Paulo –
Editora Jurídica Brasileira Ltda, 2000
Newton De
Lucca, e Adalberto Simão Filho e outros - “Direito & Internet – Aspectos
Jurídicos Relevantes” – - São Paulo – EDIPRO Edições Profissionais
José Cláudio Tavarespela FAAP – Fundação Armando Álvares
Penteado
Palestrante FACCAMP – UNIFEI
Palestrante Audiência Pública na
Comissão de Direitos Humanos (2010)
“Lei do Direito Autoral da Assembleia
Legislativa de São Paulo
Advanced Management – Salisburg –
Maryland, EUA
Assembleia Legislativa de São Paulo
Comissão dos Diretos da Mulher
Membro efetivo da Comissão de Direito
Eletrônico e de Crimes de Alta Tecnologia
-OAB/SP
Convidado expositor entre advogados e
empresários
pela American Chamber off Commerce
(https://jctavares-adv.blogspot.com/2020/10/aos-meus-distintos-colegas-clientes-e.html)
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